Společnost patentových a známkových zástupců Licenční poradenství KOMERCIALIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Postup při vyjednávání a nejdůležitější smluvní podmínky Ingrid Beránková Ambruzová LL.M. 3.10.2013 Hradec Králové Společnost patentových a známkových zástupců Licenční poradenství

Obsah semináře Možné způsoby ochrany a komercializace průmyslového vlastnictví Od vzniku vynálezu po uzavření smlouvy s komerčním partnerem – rámcový postup, rozbor jednotlivých fází, vhodné dokumenty Modely komercializace průmyslového vlastnictví Licenční smlouva Nejčastější úskalí při komercializaci

Komercializace duševního vlastnictví Hledání obchodního partnera Ochrana duševního vlastnictví

IP a možnosti jeho ochrany Vynález Patent Český Patent Evropský Patent Mezinárodní patentová přihláška (PCT) Zahraniční patenty Užitný vzor Český užitný vzor Zahraniční užitné vzory

IP a možnosti jeho ochrany Loga a tvary Ochranná známka Česká národní OZ Komunitární OZ Mezinárodní OZ (WIPO) Zahraniční národní OZ Design Český průmyslový vzor Komunitární průmyslový vzor Zahraniční průmyslové vzory Mezinárodní průmyslový vzor

Rámcový postup při komercializaci Vytvoření vynálezu Volba vhodné ochrany Hledání obchodního partnera Jednání s potenciálním zájemcem Ujasnění formy spolupráce Term-sheet Letter of Intent Sjednávání vlastní smlouvy Dohoda o utajení

Volba vhodné ochrany About Us Vzkaz světu: ceníme si našeho IP a věříme v něj! Silnější pozice při vyjednávání Snazší identifikace komercializovaného IP Minimalizace rizika zneužití Náklady na přihlášení a udržování ochrany Teritoriální rozsah Načasování komercializace (komercializace v průběhu přihlašování IP k ochraně)

Patent Attorney Services Hledání obchodního partnera 1/2 Vlastními silami, zejm. vědci na mezinárodních konferencích – důležitá počáteční fáze, výhoda osobních kontaktů (jen do určité fáze!) Prostřednictvím zprostředkovatele Výběr zprostředkovatele – znalost oboru, zkušenosti, kontakty, orientace na konkrétní trhy Úprava vztahu se zprostředkovatelem - rozsah činnosti, rozsah jednání zprostředkovatele, důvěrnost Zprostředkovatelská a mandátní smlouva – náležitosti, vhodná ustanovení Zprostředkovatelská činnost – průzkumy trhu, vyhledávání firem aktivních v oboru (seznam cílů), oslovování potenciálních zájemců a komunikace s nimi

Hledání obchodního partnera 2/2 Oslovování potenciálních zájemců o nabízené IP Omezený rozsah informací o vynálezu pro prvotní informaci Nabídkový dopis – účel, struktura, informace o nabízeném předmětu (x důvěrnost), možné formy spolupráce, rámcově očekávaná úplata (nikoliv konkrétní částky!) Osobní jednání v dalších fázích Ochrana důvěrných informací (násl. slide) Vyjednávací týmy

Jednání s potenciálním zájemcem Nutnost zodpovědného chování v každé fázi jednání! Strategické jednání – účastnící a jejich počet, koordinace jednotného postupu, mluvčí, telekonference a e-mailová komunikace Předsmluvní odpovědnost Ochrana důvěrných informací - rozlišení informací vhodných ke zpřístupnění v různých fázích jednání (nabídka, úvodní jednání, podrobné jednání,…) Dohoda o utajení (Confidential Disclosure Agreement) (!) před (!) zahájením jakýchkoliv podrobnějších jednání

Dohoda o utajení (CDA) 1/2 Předchází podrobnějším jednáním, při kterých jsou sdělovány důvěrné a utajované informace Důležitý prvek ochrany původců vynálezu a majitele průmyslových práv Kontrola rozsahu poskytovaných informací Kontrola rozsahu dovoleného nakládání s poskytovanými informacemi Funkce „pojistky“ proti zneužití důvěrných informací (?) CDA nezahrnuje licenční oprávnění ani převod práv k průmyslovému vlastnictví!

Dohoda o utajení (CDA) 2/2 Identifikace stran (poskytovatel a příjemce) – třetí osoby účastnící se jednání! Často podceňovaná preambule – vymezení předmětu, shrnutí stavu dosavadních jednání, zájmů stran, důvod pro uzavření CDA, účel poskytnutí informací, očekávaný konečný výsledek Definice důvěrných informací (abstraktní, konkrétní, pozitivní, negativní) Účel poskytnutí informací Povolený způsob využití informací, nakládání s nimi, zabezpečení Povinnost utajovat a zákaz prozradit informace Odpovědnost příjemce za porušení závazku + problematika třetích osob Sankce Doba trvání závazku mlčenlivosti

Ujasnění formy spolupráce Ideální forma spolupráce (?) – odlišné pohledy stran Licencování IP Společný výzkum a vývoj – rámcová spolupráce, Material Transfer Agreement, Research Project, konkrétní spolupráce na projektu, opce na testování, opce na licenci Převod práv k IP Sjednávání úplaty – licenční poplatky, milestone payments, hrazení nákladů na patentovou ochranu Přístup komerčního partnera k budoucím výsledkům výzkumu Grant-back license – akademický výzkum, výuku, publikování

Podpůrné (mezitímní) dokumenty při vyjednávání o komercializaci Zjednodušená forma – identifikace předmětu, seznam základních podmínek spolupráce Podklad pro vytváření návrhu vlastní komercializační smlouvy Různé podoby: Letter of Intent (binding, non-binding), Term Sheet, smlouva o smlouvě budoucí I když máme odsouhlasené základní podmínky spolupráce, vyjednávání ještě nekončí – nepodcenit důležitost vlastní komercializační smlouvy a jejího obsahu!

Sjednávání vlastní smlouvy 1/2 Vytváření, připomínkování a komentování návrhů smluv a vzájemných protinávrhů Včasnost vyjádření výhrad k návrhům Domněnky a výklad návrhů Telekonference – vysvětlit, přesvědčit, „přemluvit“ Jednání s rozmyslem a po důkladném uvážení – není nutné se hned vyjadřovat k předloženým návrhům Strategické jednání – účastníci a jejich počet, koordinace jednotného postupu, mluvčí, telekonference a e-mailová komunikace

Sjednávání vlastní smlouvy 2/2 Obsah smlouvy podle typu spolupráce Identifikace předmětu smlouvy Existující IP stran (backround IP), nově vznikající IP (foreground IP), práva k nim Přístup komerčního partnera k budoucím výsledkům výzkumu Sjednávání úplaty – licenční poplatky, milestone payments, hrazení nákladů na patentovou ochranu, příspěvky na výzkum a vývoj, poplatky za vzorky látek k testování, … Časové rozvržení plateb Grant-back license – akademický výzkum, výuka, publikační činnost

Licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví Majitel nehmotného statku (průmyslového práva, know-how, obchodního tajemství) poskytuje nabyvateli oprávnění vykonávat práva k tomuto statku (nebo jeho části) v určitém rozsahu, určitým způsobem a za určitou úplatu Licenční smlouvou nedochází k převodu práva, poskytovatel zůstává majitelem nehmotného statku a pouze dává jiné osobě oprávnění, aby realizovala část práv jinak patřících výlučně majiteli Upravena v ust. § 508 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku (popř. ust. § 269 odst. 2 ObchZ – konw-how), od 1.1.2014 § 2358 (nového) občanského zákoníku

?

Náležitosti licenční smlouvy Kogentní (povinná) ustanovení Dispozitivní (nepovinná) ustanovení Kdo? Co? Za jakou cenu? Na jak dlouhou dobu? Na jakém území? Výhradnost Utajení Písemná forma Oprávnění k podlicenci Odpovědnost poskytovatele za faktické a právní vady…

Identifikace smluvních stran Terminologie ObchZ = poskytovatel a nabyvatel Přesné určení a označení smluvních stran Kdo je oprávněn jednat jménem společnosti / instituce Statutární orgán – jednatel (s.r.o.), představenstvo (a.s.), ředitel (v.v.i.), rektor (v.v.š.) Osoba zmocněná v rámci provozování podniku – prokurista, vedoucí zaměstnanec (zejm. velké společnosti Zástupce na základě plné moci

Předmět licenční smlouvy Registrované nehmotné statky (ust. § 508 ObchZ) - patent, užitný vzor, průmyslový vzor, ochranná známka, topografie … Neregistrované nehmotné statky (ust. § 269 odst. 2 ObchZ) - obchodní tajemství, know-how, výrobní postup … Poskytovatel opravňuje nabyvatele k výkonu určitých práv z určitého průmyslového vlastnictví Nabyvatel se zavazuje na oplátku poskytnout poskytovateli úplatu nebo jinou majetkovou hodnotu Přesné, podrobné a vyčerpávající vymezení práv z průmyslového vlastnictví, na která se licence vztahuje, je nutností Licencí se nepřevádí absolutní práva k průmyslovému vlastnictví!

Cena licence Smluvně stanovená určitá úplata nebo jiná majetková hodnota Licenční poplatky = royalties Příjmy ze sublicence Jiná majetková hodnota (např. dodání určitého počtu výrobků, výsledků testů, apod.) Výše úplaty reflektuje jedinečnost vynálezu (existence alternativ), jeho využitelnost, charakter daného oboru, exkluzivitu, územní rozsah, vývojové náklady, pravděpodobný rozsah využití,… Načasování plateb (milestone payments, fáze klinického testování, fáze patentového řízení, první uvedení na trh) Fixní poplatek (jednorázový, průběžný) Určení způsobu vypočtení poplatku (% ze zisku/čistých prodejů)

Doba trvání licence Dispozitivní, ale velmi podstatné ustanovení! Smlouva na dobu určitou a neurčitou Možnost smluvně upravit délku výpovědní lhůty a počátek jejího běhu Podle doby trvání smlouvy zohlednit délku závazku mlčenlivosti Délka trvání smlouvy vždy závisí na maximální době ochrany konkrétního průmyslového práva

Územní rozsah licence Na jakém území je nabyvatel licence oprávněn vykonávat práva k licencovanému IP? Musí být sjednán ve smlouvě Ovlivněn územním rozsahem ochrany práva z průmyslového vlastnictví (patentu) Povinnost poskytovatele udržovat právo v platnosti na tomto území

Výhradnost / nevýhradnost licence Výhradní licence Licenční oprávnění získává pouze jeden nabyvatel Nemožnost poskytnout stejné oprávnění ve stejném rozsahu a pro stejné území dalším zájemcům Poskytovatel sám se musí zdržet výkonu práv v rozsahu licence Riziko porušení antimonopolních předpisů! Sólová licence Poskytovatel nemůže poskytnout licenční oprávnění dalšímu zájemci Poskytovatel sám může práva dál vykonávat ve plném rozsahu Nevýhradní licence Neomezuje poskytovatele v možnosti poskytnout stejné oprávnění ve stejném rozsahu a pro stejné území i dalším zájemcům Poskytovatel sám může vykonávat práva ve celém rozsahu Exkluzivní licence Poskytuje se pouze jednomu nabyvateli, kterému tak vzniká exkluzivní postavení na trhu Riziko porušení antimonopolních předpisů! V praxi se spíše používá jako synonymum pro výhradní licenci Výhradnost / nevýhradnost licence je důležitým faktorem pro určení výše úplaty !

Ochrana důvěrných informací Zákonná povinnost nabyvatele utajovat poskytnuté podklady a informace, pokud ze smlouvy nevyplývá, že poskytovatel o takové utajování nemá zájem (ust. § 513 ObchZ) Návaznost na CDA před uzavřením licenční smlouvy Definice důvěrných informací Vymezení rozsahu povoleného a zakázaného užití důvěrných informací Porušení mlčenlivosti jako hrubé porušení licenční smlouvy Sankce!

Oprávnění poskytnout sublicenci Oprávnění přenechat výkon licencovaného práva třetím osobám musí být výslovně dohodnuto ve smlouvě Sublicence nepřesahuje rámec oprávnění poskytnutých původní licencí Souhlas poskytovatele s podmínkami sublicence Odpovědnost nabyvatele za porušení mlčenlivosti třetí stranou, které nabyvatel poskytl sublicenci (povinnost zavázat nabyvatele sublicence mlčenlivostí) Přechod práv ze sublicence na poskytovatele při ukončení licenční smlouvy

Další povinnosti stran Zápis licenční smlouvy do příslušného rejstříku Účinnost licenční smlouvy vůči třetím osobám nastává až zápisem do příslušného rejstříku Povinnost poskytovatele udržovat platnost práva k licencovanému průmyslovému vlastnictví Povinnost poskytovatele poskytnout nabyvateli veškeré podklady a informace potřebné k výkonu licence – vhodné definovat ve smlouvě Povinnost nabyvatele vykonávat licencovaná práva pokud trvání práva závisí na jeho výkonu Povinnost nabyvatele oznámit poskytovateli porušení / omezení výkonu práva jinou osobou

Nejčastější úskalí při komercializaci Předuveřejnění vynálezu Dřívější poskytnutí práv ke stejnému vynálezu Účast na příbuzném nebo překrývajícím se projektu s jiným komerčním partnerem Grantové projekty a jejich vliv na komercializaci Volba rozhodného práva a volba soudu Grant-back license Research license a research exemption

Děkuji za vaši pozornost! www.inventia.cz Ingrid Beránková Ambruzová, LL.M. INVENTIA s.r.o. Na Bělidle 3 150 00 Prague 5 Czech Republic Tel. +420 222 247 484 Fax: +420 224218645 E-mail: berankova@inventia.cz