Duševní vlastnictví osou inovačních činnosti Ing Petr Holec, CSc Útvar transferu technologií Vysoké učení technické v Brně.

Prezentace na téma: "Duševní vlastnictví osou inovačních činnosti Ing Petr Holec, CSc Útvar transferu technologií Vysoké učení technické v Brně."— Transkript prezentace:

1 Duševní vlastnictví osou inovačních činnosti Ing Petr Holec, CSc Útvar transferu technologií Vysoké učení technické v Brně

2 ÚTT, VUT v Brně2 Původní představa • výsledky výzkumu prováděného za veřejné prostředky by měly být zpřístupněny veřejnosti (publikace, výuka) • „publish or perish“ • praxe: zveřejněné výsledky se obvykle stávají zdrojem výnosů inovujících firem, které se na výzkumu žádným způsobem nepodílely • USA: „špionážní firmy“ v blízkosti silných výzkumných universit (Jpn, Korea, Něm) • průlomem: USA 1980, Bayh-Dole Act, výsledky výzkumu patří výzkumné instituci (omezující podmínky • změna politiky universit USA, postupné angažmá ve prospěch regionální ekonomiky

3 ÚTT, VUT v Brně3 Příjemce poznatků • firmy nezajímá inovace, ale konkurenční výhoda • pokud něco mohou mít zdarma, nejsou za to ochotny platit, zejména má-li k tomu přístup i konkurence • ochrana DV představuje pouze právní předpoklad pro určité výsadní postavení na trhu, patentové spory drahé • při společném a smluvním výzkumu: firmy dávají přednost výsledky držet jako obchodní tajemství, nepublikovat • patenty jako skutečné aktivum firmy („asset“) • u S&P500 za posledních 20 let vzrostl jejich podíl na aktivech z hodnoty řádově 10 o % na řádově 10 1 % • význam patentování roste

4 ÚTT, VUT v Brně4 Formy ochrany DV (1) • Autorská práva: slovesné dílo, výtvarné dílo, hudební dílo, dramatické dílo, počítačový program • Označení: copyright, © • Právo na zveřejnění autorství, majetková práva (užívání“ rozmnožování a rozšiřování díla)

5 ÚTT, VUT v Brně5 Formy ochrany DV (2) • Průmyslová práva: vždy spojena s průmyslovým výrobkem vždy spojena s průmyslovým výrobkem • Technické řešení, konstrukce –Patent: novost, inventivní krok, průmyslová využitelnost –Užitný vzor –Topografie polovodičového prvku –Biotechnologický vynález • Výtvarné řešení –Průmyslový vzor • Název a obchodní označení –Ochranná známka –Označení původu

6 ÚTT, VUT v Brně6 Co nelze patentovat • Objev • Vědecká teorie • Matematická metoda • Pravidla a způsoby vykonávání duševní činnosti (vč. SW programu) • Estetický výtvor

7 ÚTT, VUT v Brně7 Patentování v ČR • samo o sobě kontraproduktivní, pokud se patent nerozšíří do dalších zemí v daném termínu • patenty jako zdroje „bobříků“ pro RIV, nezáleží na tom, zda budou komerčně využívány • patenty jako zvýhodnění, uchází-li se firma o státní zakázky • patentování vytváří z poznatku zboží, je třeba je nabízet na trhu • publikace se obvykle se odkládají až po podání patentové přihlášky, • veškerá jednání se do té doby vedou na bázi dohody o důvěrnosti informací • VŠ nejsou na tuto strategii připraveny

8 ÚTT, VUT v Brně8 Patentování v ČR (2) Hlavní problémy dnes: • Marketingová studie: vyplatí se patentovat? Nedostatek zkušeností, jejich nabývání pomalé při 2-3 patentech ročně • Pro jaké území patentovat? Patentování v ČR je dostupné (cca 5600 Kč), ale kontraproduktivní • Půjde universita do (mezinárodních) soudních sporů, zjistí- li narušení patentových práv? • Kde vzít a jak zaplatit profesionály schopné zjistit komerční hodnotu poznatku? • Slabá vyjednávací pozice university v licenčním jednání

9 ÚTT, VUT v Brně9 USA a Evropa • Rozdíly v zákonu, USA pružnější a více „user friendly“ • Možnost patentovat i SW, dokonce i podnikatelský model • Možnost provádět drobnější změny během „grace period“ • Možnost podat „provizorní patent“ (100 USD) a do roka rozhodnout o přeměně na plnoprávný patent • Možnost autora publikovat před patentováním • Evropa: o řád dražší (překlady), nejednotné zákony, důsledkem je např. obtížná vynutitelnost patentu • EPO i PCT nakonec odkazují na národní patentové úřady • EK připravuje změny, které by přiblížily pojetí k pojetí USA

10 ÚTT, VUT v Brně10 Zkušenosti • Strategické patentování, jen v oblastech, kde lze patenty na sebe provázat („patent bundling“), vyšší právní síla • V ostatních oblastech ponechat na autorech, zda patentovat • Patentovat, pouze potvrdí-li studie trhu, že je o něj zájem, marketingový průzkum!! • Patent, o který po dva roky nikdo nejeví zájem, neudržovat

11 ÚTT, VUT v Brně11 Prodej nebo licence? • Škola potřebuje mít možnost využívat své poznatky k výuce a k dalšímu výzkumu • V případě prodeje řeší se tzv. zpětnou licencí • Raději ale podržet vlastnictví a nabídnout licenci, a to i v případě, že výzkum financuje firma • Prodej může vyústit ve velké problémy, pokud nový majitel zkrachuje a patent je jako aktivum využit k uspokojení věřitelů, škola může být přinucena výsledky výzkumu nezveřejňovat a nevyužívat

12 ÚTT, VUT v Brně12 Metody stanovení licenčního poplatku Odhad částky • Standardy • Vynaložené náklady * investice do V&V * náklady na transfer * náklady na ochranu IPR • Přínos pro nakupujícího * podíl na ziscích (10-40)% * podíl na úspoře nákladů * úspory času • Omezující podmínky a příspěvek nakupujícího Způsob plateb Úplná platba licence Splátky Průběžné licenční poplatky založené na: * kapacitě výroby, * kapacitě výroby, * objemu výroby, * objemu výroby, * prodeji (ntto), * prodeji (ntto), * době, * době, * využití něčeho (součástek) * využití něčeho (součástek) Kombinace zálohy a licenčních poplatků

13 ÚTT, VUT v Brně13 Standardy, normy • Použitelné v dobře zavedených odvětvích • Čím vyšší konkurence a čím více má odvětví charakter komodity, tím nižší % * metalurgie, … 2-3% * HW počítačů … 3-5% * elektronika …. 5-8% * farmacie ….10-20% * metalurgie, … 2-3% * HW počítačů … 3-5% * elektronika …. 5-8% * farmacie ….10-20% • Farmaceutický průmysl: výše licence musí odrážet míru rizika (nákup licence v období klinických zkoušek je až o 60% levnější, než je-li lék schválen)

14 ÚTT, VUT v Brně14 Refundace vložených nákladů • Zdánlivě snadno kvantifikovatelný údaj, lze kombinovat s dalším náklady, např. na ochranu IPR • Problém: jak vyhodnotit „background knowledge“? • Nevýhody: nebere v úvahu tržní potenciál technologie ani konkurenční situaci, otázka úhrady nákladů na V&V na projekty ústící do slepých uliček

15 ÚTT, VUT v Brně15 Přínos pro nakupujícího • Nejobjektivnější přístup, většinou preferovaný • Obvykle v mezích 10 až 40%, v závislosti na tom, jak se technologie podílí na podnikatel- ském úspěchu, a jaké riziko nese její autor • Často se jistí ve smlouvě minimální částkou za rok proti záměrnému nevyužívání licence

16 ÚTT, VUT v Brně16 Jak účtovat licenční poplatky dalším zájemcům? Ve hře je několik faktorů: • Technologie je více ověřená, případně dále zlepšená • Čas do vypršení platnosti patentu (doba ochrany) se zkracuje Výše licenčních poplatků Doba vypršení patentu

17 ÚTT, VUT v Brně17 Obsah licenční smlouvy (1) 1. Geografické vymezení Oblast platnosti smlouvy může být omezena s cílem nalézt další uživatele licence na jiných trzích. Pak může být udělen souhlas vyrábět, nabízet a prodávat dle platného patentu pro jiné země. Oblast platnosti smlouvy může být omezena s cílem nalézt další uživatele licence na jiných trzích. Pak může být udělen souhlas vyrábět, nabízet a prodávat dle platného patentu pro jiné země. 2. Technologická oblast využívání Je-li v platnosti ochrana několika technologií, může být licenční smlouva formulována tak, že je souhlas udělen pouze k části patentu, např. že lze postup využívat pouze na ochranu povrchu kovových dílů. Jindy je souhlas vymezen na určité odvětví: právo využívat postup ve farmacii je odlišné od práva využívat postup v potravinářství Je-li v platnosti ochrana několika technologií, může být licenční smlouva formulována tak, že je souhlas udělen pouze k části patentu, např. že lze postup využívat pouze na ochranu povrchu kovových dílů. Jindy je souhlas vymezen na určité odvětví: právo využívat postup ve farmacii je odlišné od práva využívat postup v potravinářství

18 ÚTT, VUT v Brně18 Obsah licenční smlouvy (2) 3. Opční platba jako nástroj blokace (Option fee) Obvykle musí potenciální uživatel licence zaplatit za “předkupní právo”, tzn. za právo vyzkoušet si postup dříve, než se rozhodne pro uzavření smlouvy. Po tuto dobu nesmí poskytovatel licence jednat s dalšími zájemci (pokud by mělo jít o licenci exklusivní). Obvykle musí potenciální uživatel licence zaplatit za “předkupní právo”, tzn. za právo vyzkoušet si postup dříve, než se rozhodne pro uzavření smlouvy. Po tuto dobu nesmí poskytovatel licence jednat s dalšími zájemci (pokud by mělo jít o licenci exklusivní). 4. Pevná platba (Down payment) Na konci období zkoušek a na začátku licenčního období se splácí dohodnutá pevná částka. Ta by měla krýt nejméně náklady naběhlé na vyhledání uživatele, někdy bývá ale stanovena výrazně výše dle principu “co je doma, to se počítá”. Na konci období zkoušek a na začátku licenčního období se splácí dohodnutá pevná částka. Ta by měla krýt nejméně náklady naběhlé na vyhledání uživatele, někdy bývá ale stanovena výrazně výše dle principu “co je doma, to se počítá”.

19 ÚTT, VUT v Brně19 Obsah licenční smlouvy (3) 5. Licenční poplatek (Royalty) Z každého prodaného výrobku se odvádí dohodnuté procento jako licenční poplatek. U výrobků běžné úrovně: 2-3%, u špičkových technologií: 10-15%. Je vhodné se předem přesvědčit, jaké jsou ziskové marže v daném odvětví, aby se vyloučila nerealistická očekávání. Cílem je zisk na obou stranách, a příliš vysoký licenční poplatek se může ukázat být překážkou k rozšíření výrobku na trhu. Z každého prodaného výrobku se odvádí dohodnuté procento jako licenční poplatek. U výrobků běžné úrovně: 2-3%, u špičkových technologií: 10-15%. Je vhodné se předem přesvědčit, jaké jsou ziskové marže v daném odvětví, aby se vyloučila nerealistická očekávání. Cílem je zisk na obou stranách, a příliš vysoký licenční poplatek se může ukázat být překážkou k rozšíření výrobku na trhu. 6. Minimální roční licenční poplatek (Minimum royalty) Bývá dohodnuta i minimální částka, která bude každoročně odvedena poskytovateli licence. Tím se poskytovatel licence zabezpečuje, aby vynález nebyl uzamčen do trezoru. Pokud uživatel licence nedosáhne minimálních určených objemů prodeje, je poskytovatel licence oprávněn smlouvu vypovědět. Minimální licenční poplatky nabíhají od okamžiku zahájení výroby. Bývá dohodnuta i minimální částka, která bude každoročně odvedena poskytovateli licence. Tím se poskytovatel licence zabezpečuje, aby vynález nebyl uzamčen do trezoru. Pokud uživatel licence nedosáhne minimálních určených objemů prodeje, je poskytovatel licence oprávněn smlouvu vypovědět. Minimální licenční poplatky nabíhají od okamžiku zahájení výroby.

20 ÚTT, VUT v Brně20 Obsah licenční smlouvy (4) 7. Doba trvání smlouvy Smlouva bývá uzavřena na několik let. Skutečná délka závisí na dynamice rozvoje odvětví, tedy na době, po kterou obě strany pokládají patentovaný postup za cestu ke konkurenční výhodě. Smlouva bývá uzavřena na několik let. Skutečná délka závisí na dynamice rozvoje odvětví, tedy na době, po kterou obě strany pokládají patentovaný postup za cestu ke konkurenční výhodě. 8. Sublicence Právo uživatele licence udělit licenci další firmě. Tento druh licence nebývá uzavřen za shodných podmínek, jako přímá smlouva s poskytovatelem licence. Obvykle bývá sublicence sdílena. Právo uživatele licence udělit licenci další firmě. Tento druh licence nebývá uzavřen za shodných podmínek, jako přímá smlouva s poskytovatelem licence. Obvykle bývá sublicence sdílena. 9. Potvrzení právního titulu (Confirmation of right) Patent musí být udržován a obhajován. Náklady na zajištění těchto závazků musejí být řádně a průběžně placeny. Obvykle je platí uživatel licence, ale je to věcí dohody. Patent musí být udržován a obhajován. Náklady na zajištění těchto závazků musejí být řádně a průběžně placeny. Obvykle je platí uživatel licence, ale je to věcí dohody. 10. Podmínky ukončení smlouvy (Conditions of termination) Pokud z nějakých důvodů bude smlouva ukončena, je důležité stanovit způsob, jak to proběhne. Je důležité vyjasnit, co se stane s hotovými výrobky, s rozpracovanou výrobou a p., a co s patenty. Pokud z nějakých důvodů bude smlouva ukončena, je důležité stanovit způsob, jak to proběhne. Je důležité vyjasnit, co se stane s hotovými výrobky, s rozpracovanou výrobou a p., a co s patenty.

21 ÚTT, VUT v Brně21 Obsah licenční smlouvy (5) 11. Právo publikovat (Publishing rights) Důležitým bodem z pohledu vědců je právo publikovat výsledky a to bývá v rozporu se zájmy uživatele. Smlouva by měla určit, kdy a co lze publikovat, aby se koordinoval proces patentování a marketingu Důležitým bodem z pohledu vědců je právo publikovat výsledky a to bývá v rozporu se zájmy uživatele. Smlouva by měla určit, kdy a co lze publikovat, aby se koordinoval proces patentování a marketingu 12. Pomoc při osvojení patentu (Consultant assistance) Oběma stranám by mělo jít o co nejrychlejší a co nejdokonalejší zvládnutí patentovaného postupu či výrobku. K tomu je vhodné zaangažovat vynálezce. Musí být ujasněno, co se od něho očekává, jak se bude podílet na transferu poznatku a na dalším vývoji. Součástídohody je istanovení výše konsultačních poplatků za tyto služby. Oběma stranám by mělo jít o co nejrychlejší a co nejdokonalejší zvládnutí patentovaného postupu či výrobku. K tomu je vhodné zaangažovat vynálezce. Musí být ujasněno, co se od něho očekává, jak se bude podílet na transferu poznatku a na dalším vývoji. Součástídohody je istanovení výše konsultačních poplatků za tyto služby. 13. Zvláštní podmínky. Musí být např. vyjasněno, zda bude moci vynálezce pro další výzkum a vývoj používat vybavení uživatele licence. Obecně sem spadají vzájemné úsluhy, které nelze zařadit pod jiné body. Musí být např. vyjasněno, zda bude moci vynálezce pro další výzkum a vývoj používat vybavení uživatele licence. Obecně sem spadají vzájemné úsluhy, které nelze zařadit pod jiné body.

22 ÚTT, VUT v Brně22 Obsah licenční smlouvy (6) 14. Porušení patentových práv Náklady spojené s vymáháním práva třetí stranou musí být oběma stranami sdíleny, např. když někdo uvede, že vynález porušuje jeho patent nebo když další výrobky porušují cizí patentová práva. Náklady spojené s vymáháním práva třetí stranou musí být oběma stranami sdíleny, např. když někdo uvede, že vynález porušuje jeho patent nebo když další výrobky porušují cizí patentová práva. 15. Zákonná odpovědnost za škody způsobené výrobkem Musí být dojednáno, že zákonná odpovědnost leží na vynálezci, na výrobci, nebo na kombinaci obou stran. Ta vzniká, dojde-li užíváním výrobku ke škodě uživatele. Musí být dojednáno, že zákonná odpovědnost leží na vynálezci, na výrobci, nebo na kombinaci obou stran. Ta vzniká, dojde-li užíváním výrobku ke škodě uživatele. 16. Jurisdikce (Governing Law) Musí být určeno, jak a kde se budou řešit případné spory a rozdílný výklad smlouvy (soudem nebo arbitráží). V takovém případě je třeba určit, ve které zemi proběhne řízení, v jakém jazyce a podle jakých zákonů či zvláštních pravidel. Je výhodou, probíhá-li soudní jednání ve vlastní zemi, “na domácí půdě”. Musí být určeno, jak a kde se budou řešit případné spory a rozdílný výklad smlouvy (soudem nebo arbitráží). V takovém případě je třeba určit, ve které zemi proběhne řízení, v jakém jazyce a podle jakých zákonů či zvláštních pravidel. Je výhodou, probíhá-li soudní jednání ve vlastní zemi, “na domácí půdě”.

23 ÚTT, VUT v Brně23 Doporučená strategie university • Nepatentovat všechno, zjistit si předem komerční potenciál (marketing poznatků!) • „Nejsi-li ochoten jít do soudního sporu, nepatentuj!!“ • Nemá smysl zůstávat jen u patentu v SR (ČR), nic nechrání • Vyhodnotit, ve které oblasti mohou patenty vést k vzájemnému provázání (bundling), v ostatních ponechat rozhodnutí na autorovi patentu • Platit udržovací poplatky max 2 roky, nepodaří-li se najít do té doby uživatele, který bude udržovací poplatky hradit nadále, patent zrušit • V oblastech dynamického vývoje (mikroelektronika) spíše spoléhat na užitný vzor, než na patent

24 ÚTT, VUT v Brně24 Doporučená strategie university (2) • Spolupracovat s odborníky, TO nemůže nasbírat dostatek zkušeností na vlastní agendě • Kritická je formulace patentových nároků, jde-li o patent s globálním potenciálem, vyplatí se najít špičkového patentového odborníky (počítačové hry: na světě jsou jen dva) • Snažit se udržet vlastnictví patentů, pokud to nejde, usilovat o zpětnou licenci pro nekomerční účely (výuka, další výzkum) – hrozí, že v případě bankrotu firmy bude patent jako aktivum použit pro vyrovnání dluhů a universitě bude odmítnuto právo poznatek využívat • Vzory smluv: Lambertovy smlouvy, UK