Licenční smlouvy k předmětům průmyslového vlastnictví Ingrid Ambruzová, LL.M. INVENTIA s.r.o.

Možnosti využití průmyslového vlastnictví INVENTIA s.r.o.

Smysl a výhody licenčních smluv  Zhodnocení vědecké práce a jejích výsledků prostřednictvím komercializace  Podněty pro další činnost a spolupráci se strategickými partnery v různých oblastech  Možnosti financování udržovacích poplatků patentové ochrany  Možnost více či méně dlouhodobého příjmu z licenčních poplatků  Možnost strategického spojení při vymáhání práv z průmyslového vlastnictví v případě jejich porušení třetí stranou INVENTIA s.r.o.

Před uzavřením licenční smlouvy…  Nutnost zodpovědného chování! INVENTIA s.r.o.  Zásada mlčenlivosti za všech okolností je nezbytnou podmínkou úspěšného licencování  Rozlišení informací vhodných ke zpřístupnění v různých fázích jednání – nabídka, úvodní jednání, podrobné jednání …  Obezřetný výběr partnera pro podrobná jednání !  Dohoda o mlčenlivosti (Confidential Disclosure Agreement) před zahájením jakýchkoli podrobnějších jednání!

Dohoda o mlčenlivosti / utajení (CDA)  Kontrola rozsahu poskytovaných informací a rozsahu jejich dovoleného použití  Funkce „pojistky“ proti zneužití poskytnutých informací INVENTIA s.r.o.  Předchází uzavření licenční smlouvy  Důležitý prvek ochrany původce a majitele průmyslových práv  Uzavírá se před zahájením podrobných jednání a poskytnutím jakýchkoliv utajovaných informací ohledně licencovaného vynálezu!

CDA – základní náležitosti  Určení stran (poskytovatel a příjemce)  Preambule vymezení předmětu a shrnutí stavu dosavadního jednání důvody vedoucí k uzavření CDA účel poskytnutí důvěrných informací očekávaný konečný výsledek jméno, dat. narození, IČ, adresa trvalého bydliště obchodní firma / název, IČ, adresa sídla INVENTIA s.r.o. Obdobně platí i pro licenční smlouvu!

CDA – základní náležitosti  Smlouva inominátní (nepojmenovaná)  Definice důvěrných informací (abstraktní, konkrétní)  Definice účelu poskytnutí důvěrných informací  Vymezení povoleného a zakázaného užití důvěrných informací  Vymezení povinností příjemce ve vztahu k utajování informací  Vymezení odpovědnosti příjemce za porušení mlčenlivosti + problematika třetích osob  Doba trvání závazku mlčenlivosti  Sankce! INVENTIA s.r.o. CDA nezahrnuje licenční oprávnění ani převod práv k průmyslovému vlastnictví!

Licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví  Majitel nehmotného statku (průmyslového práva, know-how, obchodního tajemství) poskytuje nabyvateli oprávnění vykonávat práva k tomuto statku (nebo jeho části) v určitém rozsahu, určitým způsobem a za určitou úplatu  Licenční smlouvou nedochází k převodu práva, poskytovatel zůstává majitelem nehmotného statku a pouze dává jiné osobě souhlas s tím, aby realizovala část práv jinak patřících výlučně majiteli  Upravena v ust. § 508 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, popř. ust. § 269 odst. 2 ObchZ) INVENTIA s.r.o.

?

 Kdo?  Co?  Za jakou cenu?  Na jak dlouhou dobu?  Na jakém území?  Výhradnost  Utajení  Písemná forma  Oprávnění k podlicenci  Odpovědnost poskytovatele za faktické a právní vady… INVENTIA s.r.o. Základní náležitosti licenční smlouvy Kogentní (povinná) ustanovení Dispozitivní (nepovinná) ustanovení

Kdo?  Terminologie ObchZ = poskytovatel a nabyvatel  Přesné určení a označení smluvních stran  Kdo je oprávněn jednat jménem společnosti / instituce? INVENTIA s.r.o. Statutární orgán – jednatel (s.r.o.), představenstvo (a.s.), ředitel (v.v.i.), rektor (v.v.š.) Zástupce na základě plné moci Osoba zmocněná v rámci provozování podniku – prokurista, vedoucí zaměstnanec (zejm. velké společnosti)

Co?  Definice předmětu licenční smlouvy INVENTIA s.r.o. Poskytovatel opravňuje nabyvatele k výkonu práv z průmyslového vlastnictví Nabyvatel se zavazuje na oplátku poskytnout poskytovateli úplatu nebo jinou majetkovou hodnotu  Přesné, podrobné a vyčerpávající vymezení práv z průmyslového vlastnictví, na která se licence vztahuje, je nutností! Licencí se nepřevádí absolutní práva k průmyslovému vlastnictví!  Co může být předmětem licence? Neregistrované nehmotné statky (ust. § 269 odst. 2 ObchZ) - obchodní tajemství, know-how, výrobní postup … Registrované nehmotné statky (ust. § 508 ObchZ) - patent, užitný vzor, průmyslový vzor, ochranná známka, topografie …

Za jakou cenu?  Smluvně stanovená určitá úplata nebo jiná majetková hodnota  Jiná majetková hodnota (např. dodání určitého počtu výrobků, výsledků testů, apod.)  Licenční poplatky = royalties Fixní poplatek (jednorázový, průběžný) Určení způsobu vypočtení poplatku (% z tržby)  Doba a způsob splatnosti, prodlení INVENTIA s.r.o.  Výše úplaty reflektuje jedinečnost vynálezu (existence alternativ), jeho využitelnost, charakter daného oboru, exkluzivitu, územní rozsah, vývojové náklady, pravděpodobný rozsah využití …

Na jak dlouhou dobu?  Dispozitivní, ale velmi podstatné ustanovení! INVENTIA s.r.o.  Podle doby trvání smlouvy zohlednit délku závazku mlčenlivosti  Délka trvání smlouvy vždy závisí na maximální době ochrany konkrétního průmyslového práva  Možnost smluvně upravit délku výpovědní lhůty a počátek jejího běhu Smlouva na dobu určitou -pokud není sjednaná výpovědní doba, nelze smlouvu vypovědět před jejím vypršením -možnost automatického prodloužení Smlouva na dobu neurčitou -zákonná výpovědní doba v délce 1 roku, pokud strany nesjednají ve smlouvě jinak

Na jakém území?  Územní rozsah licence musí být sjednán ve smlouvě INVENTIA s.r.o.  Vždy omezen územním rozsahem ochrany práva z průmyslového vlastnictví  Různé způsoby určení územního rozsahu: Část území státu (obce, kraje, provincie) Území celého státu Území nadnárodních organizací (EU) Označením území na mapě  Povinnost poskytovatele udržovat právo v platnosti  Pozor na porušení antimonopolních předpisů v případě exkluzivní licence

Výhradnost / nevýhradnost licence  Výhradní licence INVENTIA s.r.o.  Nevýhradní licence -Licenční oprávnění získává pouze jeden nabyvatel -Nemožnost poskytnout stejné oprávnění ve stejném rozsahu a pro stejné území dalším zájemcům -Poskytovatel sám se musí zdržet výkonu práv v rozsahu licence -Riziko porušení antimonopolních předpisů! -Neomezuje poskytovatele v možnosti poskytnout stejné oprávnění ve stejném rozsahu a pro stejné území i dalším zájemcům -Poskytovatel sám může vykonávat práva ve celém rozsahu Výhradnost / nevýhradnost licence je důležitým faktorem pro určení výše úplaty !  Sólová licence -Poskytovatel nemůže poskytnout licenční oprávnění dalšímu zájemci -Poskytovatel sám může práva dál vykonávat ve plném rozsahu  Exkluzivní licence -Nevýlučná licence -Poskytuje se pouze jednomu nabyvateli, kterému tak vzniká exkluzivní postavení na trhu -Riziko porušení antimonopolních předpisů!

Utajení  Návaznost na CDA před uzavřením licenční smlouvy INVENTIA s.r.o.  Definice důvěrných informací  Vymezení rozsahu povoleného a zakázaného užití důvěrných informací  Porušení mlčenlivosti jako hrubé porušení licenční smlouvy  Sankce!  Zákonná povinnost nabyvatele utajovat poskytnuté podklady a informace, pokud ze smlouvy nevyplývá, že poskytovatel o takové utajování nemá zájem (ust. § 513 ObchZ)

Písemná forma INVENTIA s.r.o.  Zákonný požadavek (ust. § 508 odst. 2 ObchZ)  Přílohy tvoří nedílnou součást smlouvy  Změny, dodatky a zrušení smlouvy rovněž písemnou formou  Potřebný počet vyhotovení (vč. příslušného počtu vyhotovení pro řízení o zápisu licence do příslušného rejstříku)

Oprávnění k sublicenci INVENTIA s.r.o.  Oprávnění přenechat výkon licencovaného práva třetím osobám musí být výslovně dohodnuto ve smlouvě  Požadavek předchozího souhlasu poskytovatele s podmínkami sublicence  Sublicence nepřesahuje rámec oprávnění poskytnutých původní licencí  Odpovědnost poskytovatele za porušení mlčenlivosti třetí stranou, které nabyvatel poskytl sublicenci (povinnost zavázat nabyvatele sublicence mlčenlivostí)

Související povinnosti stran  Zápis licenčních smluv do příslušného rejstříku vedeného příslušným úřadem INVENTIA s.r.o.  Účinnost licenční smlouvy vůči třetím osobám nastává až zápisem do příslušného rejstříku  Povinnost poskytovatele udržovat platnost práva k licencovanému průmyslovému vlastnictví  Povinnost nabyvatele vykonávat licencovaná práva pokud trvání práva závisí na jeho výkonu  Povinnost poskytovatele poskytnout nabyvateli veškeré podklady a informace potřebné k výkonu licence – vhodné definovat ve smlouvě  Povinnost nabyvatele oznámit poskytovateli porušení / omezení výkonu práva jinou osobou

INVENTIA s.r.o. Děkuji za pozornost … Ingrid Ambruzová, LL.M. INVENTIA s.r.o. Na Bělidle Praha 5 ambruzova(at)inventia.cz office(at)inventia.cz Projekt OP VK - CZ.1.07/2.3.00/ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a rozpočtem České republiky