Společnost patentových a známkových zástupců Licenční poradenství

Prezentace na téma: "Společnost patentových a známkových zástupců Licenční poradenství"— Transkript prezentace:

1 Společnost patentových a známkových zástupců Licenční poradenství
KOMERCIALIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Postup při vyjednávání a nejdůležitější smluvní podmínky Ingrid Beránková Ambruzová LL.M. Hradec Králové Společnost patentových a známkových zástupců Licenční poradenství

2 Obsah semináře Možné způsoby ochrany a komercializace průmyslového vlastnictví Od vzniku vynálezu po uzavření smlouvy s komerčním partnerem – rámcový postup, rozbor jednotlivých fází, vhodné dokumenty Modely komercializace průmyslového vlastnictví Licenční smlouva Nejčastější úskalí při komercializaci

3 Komercializace duševního vlastnictví
Hledání obchodního partnera Ochrana duševního vlastnictví

4 IP a možnosti jeho ochrany
Vynález Patent Český Patent Evropský Patent Mezinárodní patentová přihláška (PCT) Zahraniční patenty Užitný vzor Český užitný vzor Zahraniční užitné vzory

5 IP a možnosti jeho ochrany
Loga a tvary Ochranná známka Česká národní OZ Komunitární OZ Mezinárodní OZ (WIPO) Zahraniční národní OZ Design Český průmyslový vzor Komunitární průmyslový vzor Zahraniční průmyslové vzory Mezinárodní průmyslový vzor

6 Rámcový postup při komercializaci
Vytvoření vynálezu Volba vhodné ochrany Hledání obchodního partnera Jednání s potenciálním zájemcem Ujasnění formy spolupráce Term-sheet Letter of Intent Sjednávání vlastní smlouvy Dohoda o utajení

7 Volba vhodné ochrany About Us
Vzkaz světu: ceníme si našeho IP a věříme v něj! Silnější pozice při vyjednávání Snazší identifikace komercializovaného IP Minimalizace rizika zneužití Náklady na přihlášení a udržování ochrany Teritoriální rozsah Načasování komercializace (komercializace v průběhu přihlašování IP k ochraně)

8 Patent Attorney Services
Hledání obchodního partnera 1/2 Vlastními silami, zejm. vědci na mezinárodních konferencích – důležitá počáteční fáze, výhoda osobních kontaktů (jen do určité fáze!) Prostřednictvím zprostředkovatele Výběr zprostředkovatele – znalost oboru, zkušenosti, kontakty, orientace na konkrétní trhy Úprava vztahu se zprostředkovatelem - rozsah činnosti, rozsah jednání zprostředkovatele, důvěrnost Zprostředkovatelská a mandátní smlouva – náležitosti, vhodná ustanovení Zprostředkovatelská činnost – průzkumy trhu, vyhledávání firem aktivních v oboru (seznam cílů), oslovování potenciálních zájemců a komunikace s nimi

9 Hledání obchodního partnera 2/2
Oslovování potenciálních zájemců o nabízené IP Omezený rozsah informací o vynálezu pro prvotní informaci Nabídkový dopis – účel, struktura, informace o nabízeném předmětu (x důvěrnost), možné formy spolupráce, rámcově očekávaná úplata (nikoliv konkrétní částky!) Osobní jednání v dalších fázích Ochrana důvěrných informací (násl. slide) Vyjednávací týmy

10 Jednání s potenciálním zájemcem
Nutnost zodpovědného chování v každé fázi jednání! Strategické jednání – účastnící a jejich počet, koordinace jednotného postupu, mluvčí, telekonference a ová komunikace Předsmluvní odpovědnost Ochrana důvěrných informací - rozlišení informací vhodných ke zpřístupnění v různých fázích jednání (nabídka, úvodní jednání, podrobné jednání,…) Dohoda o utajení (Confidential Disclosure Agreement) (!) před (!) zahájením jakýchkoliv podrobnějších jednání

11 Dohoda o utajení (CDA) 1/2
Předchází podrobnějším jednáním, při kterých jsou sdělovány důvěrné a utajované informace Důležitý prvek ochrany původců vynálezu a majitele průmyslových práv Kontrola rozsahu poskytovaných informací Kontrola rozsahu dovoleného nakládání s poskytovanými informacemi Funkce „pojistky“ proti zneužití důvěrných informací (?) CDA nezahrnuje licenční oprávnění ani převod práv k průmyslovému vlastnictví!

12 Dohoda o utajení (CDA) 2/2
Identifikace stran (poskytovatel a příjemce) – třetí osoby účastnící se jednání! Často podceňovaná preambule – vymezení předmětu, shrnutí stavu dosavadních jednání, zájmů stran, důvod pro uzavření CDA, účel poskytnutí informací, očekávaný konečný výsledek Definice důvěrných informací (abstraktní, konkrétní, pozitivní, negativní) Účel poskytnutí informací Povolený způsob využití informací, nakládání s nimi, zabezpečení Povinnost utajovat a zákaz prozradit informace Odpovědnost příjemce za porušení závazku + problematika třetích osob Sankce Doba trvání závazku mlčenlivosti

13 Ujasnění formy spolupráce
Ideální forma spolupráce (?) – odlišné pohledy stran Licencování IP Společný výzkum a vývoj – rámcová spolupráce, Material Transfer Agreement, Research Project, konkrétní spolupráce na projektu, opce na testování, opce na licenci Převod práv k IP Sjednávání úplaty – licenční poplatky, milestone payments, hrazení nákladů na patentovou ochranu Přístup komerčního partnera k budoucím výsledkům výzkumu Grant-back license – akademický výzkum, výuku, publikování

14 Podpůrné (mezitímní) dokumenty při vyjednávání o komercializaci
Zjednodušená forma – identifikace předmětu, seznam základních podmínek spolupráce Podklad pro vytváření návrhu vlastní komercializační smlouvy Různé podoby: Letter of Intent (binding, non-binding), Term Sheet, smlouva o smlouvě budoucí I když máme odsouhlasené základní podmínky spolupráce, vyjednávání ještě nekončí – nepodcenit důležitost vlastní komercializační smlouvy a jejího obsahu!

15 Sjednávání vlastní smlouvy 1/2
Vytváření, připomínkování a komentování návrhů smluv a vzájemných protinávrhů Včasnost vyjádření výhrad k návrhům Domněnky a výklad návrhů Telekonference – vysvětlit, přesvědčit, „přemluvit“ Jednání s rozmyslem a po důkladném uvážení – není nutné se hned vyjadřovat k předloženým návrhům Strategické jednání – účastníci a jejich počet, koordinace jednotného postupu, mluvčí, telekonference a ová komunikace

16 Sjednávání vlastní smlouvy 2/2
Obsah smlouvy podle typu spolupráce Identifikace předmětu smlouvy Existující IP stran (backround IP), nově vznikající IP (foreground IP), práva k nim Přístup komerčního partnera k budoucím výsledkům výzkumu Sjednávání úplaty – licenční poplatky, milestone payments, hrazení nákladů na patentovou ochranu, příspěvky na výzkum a vývoj, poplatky za vzorky látek k testování, … Časové rozvržení plateb Grant-back license – akademický výzkum, výuka, publikační činnost

17 Licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví
Majitel nehmotného statku (průmyslového práva, know-how, obchodního tajemství) poskytuje nabyvateli oprávnění vykonávat práva k tomuto statku (nebo jeho části) v určitém rozsahu, určitým způsobem a za určitou úplatu Licenční smlouvou nedochází k převodu práva, poskytovatel zůstává majitelem nehmotného statku a pouze dává jiné osobě oprávnění, aby realizovala část práv jinak patřících výlučně majiteli Upravena v ust. § 508 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku (popř. ust. § 269 odst. 2 ObchZ – konw-how), od § 2358 (nového) občanského zákoníku

18 ?

19 Náležitosti licenční smlouvy
Kogentní (povinná) ustanovení Dispozitivní (nepovinná) ustanovení Kdo? Co? Za jakou cenu? Na jak dlouhou dobu? Na jakém území? Výhradnost Utajení Písemná forma Oprávnění k podlicenci Odpovědnost poskytovatele za faktické a právní vady…

20 Identifikace smluvních stran
Terminologie ObchZ = poskytovatel a nabyvatel Přesné určení a označení smluvních stran Kdo je oprávněn jednat jménem společnosti / instituce Statutární orgán – jednatel (s.r.o.), představenstvo (a.s.), ředitel (v.v.i.), rektor (v.v.š.) Osoba zmocněná v rámci provozování podniku – prokurista, vedoucí zaměstnanec (zejm. velké společnosti Zástupce na základě plné moci

21 Předmět licenční smlouvy
Registrované nehmotné statky (ust. § 508 ObchZ) - patent, užitný vzor, průmyslový vzor, ochranná známka, topografie … Neregistrované nehmotné statky (ust. § 269 odst. 2 ObchZ) - obchodní tajemství, know-how, výrobní postup … Poskytovatel opravňuje nabyvatele k výkonu určitých práv z určitého průmyslového vlastnictví Nabyvatel se zavazuje na oplátku poskytnout poskytovateli úplatu nebo jinou majetkovou hodnotu Přesné, podrobné a vyčerpávající vymezení práv z průmyslového vlastnictví, na která se licence vztahuje, je nutností Licencí se nepřevádí absolutní práva k průmyslovému vlastnictví!

22 Cena licence Smluvně stanovená určitá úplata nebo jiná majetková hodnota Licenční poplatky = royalties Příjmy ze sublicence Jiná majetková hodnota (např. dodání určitého počtu výrobků, výsledků testů, apod.) Výše úplaty reflektuje jedinečnost vynálezu (existence alternativ), jeho využitelnost, charakter daného oboru, exkluzivitu, územní rozsah, vývojové náklady, pravděpodobný rozsah využití,… Načasování plateb (milestone payments, fáze klinického testování, fáze patentového řízení, první uvedení na trh) Fixní poplatek (jednorázový, průběžný) Určení způsobu vypočtení poplatku (% ze zisku/čistých prodejů)

23 Doba trvání licence Dispozitivní, ale velmi podstatné ustanovení!
Smlouva na dobu určitou a neurčitou Možnost smluvně upravit délku výpovědní lhůty a počátek jejího běhu Podle doby trvání smlouvy zohlednit délku závazku mlčenlivosti Délka trvání smlouvy vždy závisí na maximální době ochrany konkrétního průmyslového práva

24 Územní rozsah licence Na jakém území je nabyvatel licence oprávněn vykonávat práva k licencovanému IP? Musí být sjednán ve smlouvě Ovlivněn územním rozsahem ochrany práva z průmyslového vlastnictví (patentu) Povinnost poskytovatele udržovat právo v platnosti na tomto území

25 Výhradnost / nevýhradnost licence
Výhradní licence Licenční oprávnění získává pouze jeden nabyvatel Nemožnost poskytnout stejné oprávnění ve stejném rozsahu a pro stejné území dalším zájemcům Poskytovatel sám se musí zdržet výkonu práv v rozsahu licence Riziko porušení antimonopolních předpisů! Sólová licence Poskytovatel nemůže poskytnout licenční oprávnění dalšímu zájemci Poskytovatel sám může práva dál vykonávat ve plném rozsahu Nevýhradní licence Neomezuje poskytovatele v možnosti poskytnout stejné oprávnění ve stejném rozsahu a pro stejné území i dalším zájemcům Poskytovatel sám může vykonávat práva ve celém rozsahu Exkluzivní licence Poskytuje se pouze jednomu nabyvateli, kterému tak vzniká exkluzivní postavení na trhu Riziko porušení antimonopolních předpisů! V praxi se spíše používá jako synonymum pro výhradní licenci Výhradnost / nevýhradnost licence je důležitým faktorem pro určení výše úplaty !

26 Ochrana důvěrných informací
Zákonná povinnost nabyvatele utajovat poskytnuté podklady a informace, pokud ze smlouvy nevyplývá, že poskytovatel o takové utajování nemá zájem (ust. § 513 ObchZ) Návaznost na CDA před uzavřením licenční smlouvy Definice důvěrných informací Vymezení rozsahu povoleného a zakázaného užití důvěrných informací Porušení mlčenlivosti jako hrubé porušení licenční smlouvy Sankce!

27 Oprávnění poskytnout sublicenci
Oprávnění přenechat výkon licencovaného práva třetím osobám musí být výslovně dohodnuto ve smlouvě Sublicence nepřesahuje rámec oprávnění poskytnutých původní licencí Souhlas poskytovatele s podmínkami sublicence Odpovědnost nabyvatele za porušení mlčenlivosti třetí stranou, které nabyvatel poskytl sublicenci (povinnost zavázat nabyvatele sublicence mlčenlivostí) Přechod práv ze sublicence na poskytovatele při ukončení licenční smlouvy

28 Další povinnosti stran
Zápis licenční smlouvy do příslušného rejstříku Účinnost licenční smlouvy vůči třetím osobám nastává až zápisem do příslušného rejstříku Povinnost poskytovatele udržovat platnost práva k licencovanému průmyslovému vlastnictví Povinnost poskytovatele poskytnout nabyvateli veškeré podklady a informace potřebné k výkonu licence – vhodné definovat ve smlouvě Povinnost nabyvatele vykonávat licencovaná práva pokud trvání práva závisí na jeho výkonu Povinnost nabyvatele oznámit poskytovateli porušení / omezení výkonu práva jinou osobou

29 Nejčastější úskalí při komercializaci
Předuveřejnění vynálezu Dřívější poskytnutí práv ke stejnému vynálezu Účast na příbuzném nebo překrývajícím se projektu s jiným komerčním partnerem Grantové projekty a jejich vliv na komercializaci Volba rozhodného práva a volba soudu Grant-back license Research license a research exemption

30 Děkuji za vaši pozornost!
Ingrid Beránková Ambruzová, LL.M. INVENTIA s.r.o. Na Bělidle 3 Prague 5 Czech Republic Tel Fax: