Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ip4inno – modul 5B Seminář na téma prosazování patentů 5 případových studií Jméno přednášejícíhoMísto a datum.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ip4inno – modul 5B Seminář na téma prosazování patentů 5 případových studií Jméno přednášejícíhoMísto a datum."— Transkript prezentace:

1 ip4inno – modul 5B Seminář na téma prosazování patentů 5 případových studií Jméno přednášejícíhoMísto a datum

2 Projekt ip4inno vám přináší: Evropská komise, DG Enterprise & Industry Evropský patentový úřad 19 partnerů v konsorciu v prvním projektu ip4inno Tento konkrétní modul vytvořil: Dr. Benedikt Neuburger, MBR evropský patentový zástupce s finanční podporou EK a EPO. Z I M M E R M A N N & P A R T N E R

3 Odmítnutí odpovědnosti Tento školicí materiál se týká duševního vlastnictví a obchodních strategií pouze v obecné rovině. O tento školicí materiál byste se neměli opírat při rozhodování o konkrétních obchodních či právních záležitostech. Namísto toho je nutné vyžádat si odbornou radu, která vyhovuje daným okolnostem.

4 Přehled případů: I.Zkusme to II.Společnost C – velký, arogantní hráč III.Myslete ve více rozměrech IV.Obrátíme se na soud V.Společnost C se chce pomstít

5 Případ I: Zkusme to

6 Nástin případu I Společnost z kategorie malých a středních podniků (MSP) … –má omezený rozpočet, –zásobuje prémiový trh, vzhledem k omezeným zdrojům však nemůže dosáhnout dostatečného objemu výroby, –vlastní patent na klíčovou technologii. Konkurenční společnost C … –vetřela se na tento trh a využívá chráněnou technologii. Otázka: Co by měl podle vás MSP udělat?

7 Obecný přístup Uvažujte o tomto případu jako o obvyklém obchodním problému. Myslete holisticky a s ohledem na celou firmu. Směřujte k řešení, které bude prospěšné v dlouhodobé perspektivě. Sbírejte informace. Zvažte všechny právní a mimoprávní možnosti. Rozhodněte se racionálně. O pakování

8 Shrnutí Právní prostředky = Ekonomické možnosti vycházející z právních prostředků + Další ekonomické možnosti vycházející z mimoprávních prostředků Souhrn ekonomických možností Analyzujte je. O pakování

9 Mimoprávní kroky zeptá se na zájem o licenci navrhne metody ADR zašle dopis ohledně práva užívání Majitel patentuPorušovatel O pakování

10 PříležitostiRizikaLákavá možnost? Dopis ohledně práva užívání - stále ještě „přátelský“ přístup - všechny možnosti zůstávají otevřené - bez zmínění právních důsledků - společnost C může dopis pokládat za známku slabosti - společnost C může okamžitě zareagovat napadením patentu (je zde šance, že soud platnost patentu potvrdí) Dotaz na zájem o licenci - totéž co výše - konkrétnější - je příliš brzy na návrh licenčních poplatků - totéž co výše Návrh ADR - dokládá jasně vaše přání urovnat záležitost přátelsky - jednání je v pořádku, na ostatní metody (mediace atd.) je příliš brzy - totéž co výše

11 Další mimoprávní prostředky Nedělat nic Propagační kampaň Zvážení koupě společnosti C (pouze je-li společnost C relativně malá) Vyvíjení tlaku na dodavatele majitele patentu O pakování

12 PříležitostiRizikaLákavá možnost? Nedělat nic - ušetří se náklady a čas - soustředění na výrobu - případ je nutné brzy znovu vyhodnotit - společnost C to může pokládat za známku slabosti - společnost C může usilovat o zvýšení podílu na trhu a v konečném důsledku MSP z trhu vytlačit Propa- gační kampaň - zabrání kupování produktů společnosti C ze strany spotřebitelů (není to však pravděpodobné) - značná finanční ztráta - veřejnost nemá zájem - v této fázi jde o poměrně nepřátelský přístup Oslovení doda- vatelů - jde-li o konkrétní zboží, mohou se dodavatelé zavázat, že budou dodávat pouze MSP - není pravděpodobné, že se dodavatelé zavážou k tomu, že budou dodávat pouze jednomu MSP - nejhorší scénář: tím, že dodavatele informujete o činnosti společnosti C, o něj přijdete

13 Právní prostředky Majitel patentu (MSP) zašle varovný dopis získá nařízení předběžného opatření zahájí řízení pro porušení patentu požaduje stíhání (podle trestního práva) Porušovatel (společnost C) úroveň tvrdosti prostředku O pakování

14 Pozor! Majitel patentu (MSP) zašle varovný dopis získá nařízení předběžného opatření zahájí řízení pro porušení patentu požaduje stíhání (podle trestního práva) Obviněný porušovatel (společnost C) právní kroky byly neoprávněné ! Je nutné zaplatit náhradu škody ! O pakování

15 PříležitostiRizikaLákavá možnost? Varovný dopis - společnost C uzná porušení patentu a od dalšího porušování patentu upustí - společnost C se může obrátit na MSP a usilovat o nalezení řešení - společnost C nebude reagovat, takže MSP musí přistoupit k řízení pro porušení patentu (aby si zachoval hodnověrnost) - společnost C zahájí protiútok Zahájení řízení pro porušení patentu - společnost C se možná podaří v porušování patentu zastavit (v dlouhodobé perspektivě) - společnost C možná bude muset zaplatit náhradu škody - společnost C se možná stáhne z trhu - od vstupu na trhu budou odrazeni další konkurenti - likvidita firmy je snížena a přístup neřeší problémy s výrobou - společnost C patent napadne - společnost C zahájí protiútok jinými prostředky - pokud se společnost C podřídí, musí MSP uhradit veškeré poplatky

16 PříležitostiRizikaLákavá možnost? Získání nařízení nařízení předběžné ho opatření - porušování patentu ze strany společnosti C je zastaveno - společnost C se možná stáhne z trhu - soudní příkaz nebude vydán - společnost C zahájí protiútok, především napadne patent - snížení likvidity - riziko platby náhrady škody, pokud MSP případ prohraje - šance na nalezení přátelského řešení již není ani poloviční Požadavek stíhání - je horší než vyhlášení války

17 Obviněný porušovatel C může: napadnout patent zahájit propagační kampaň sám disponovat portfoliem blokovacích patentů a –prověřit, zda MSP neporušuje jeho patenty –žalovat zákazníky majitele patentu (pokud mezi nimi jde o vztah B2B) vyvíjet tlak na dodavatele majitele patentu uskutečnit nepřátelské převzetí spojit síly s dalšími konkurenty O pakování

18 Předběžný výsledek případu I MSP připraví a zašle společnosti C přátelský, ale rozhodný dopis, ve kterém jej upozorní na právo užívání a navrhne schůzku, na níž by firmy záležitost prodiskutovaly.

19 Případ II: Společnost C – velký, arogantní hráč

20 Co může udělat společnost C? Mimoprávní kroky: vyhrožování odříznutím majitele patentu od sítě dodavatelů zastrašování propagační kampaní atd. Patentový protiútok: napadení patentu protižaloba pro porušení patentu / protižádost o vydání nařízení předběžného opatření na základě patentů společnosti C Nedošlo k podstatné reakci: žádná reakce popření porušení patentu „Žalujte nás, jestli na to máte peníze.“ TENTO PŘÍPAD

21 Nástin případu II MSP –se řídil vaší radou a kontaktoval společnost C s tím, že ji informoval o svém patentu; a o zájmu o mimosoudní („pokojné“) řešení. Společnost C –nereaguje vůbec; –poté, co ji MSP znovu kontaktuje, dostane se mu odpovědi: „Žalujte nás, jestli na to máte peníze.“

22 Nástin případu II – pokračování Situace podobná předchozí, avšak… MSP … –je schopen vyrábět v dostatečném objemu, aby naplnil trh, –zásobuje pouze prémiový trh, –utrpěl významný pokles obratu v důsledku vstupu společnosti C na trh. Konkurenční společnost C … –je významný hráč, –prodává výrobky na prémiovém a masovém trhu. Otázka: Co by měl podle vás MSP udělat?

23 PříležitostiRizikaLákavá možnost? Dopis ohledně práva užívání - stále ještě „přátelský“ přístup - všechny možnosti zůstávají otevřené - - společnost C může okamžitě zareagovat napadením patentu (je zde šance, že soud platnost patentu potvrdí) - společnost C může dopis pokládat za známku slabosti Dotaz na zájem o licenci - totéž co výše - konkrétnější - je příliš brzy na návrh licenčních poplatků - totéž co výše Návrh ADR - dokládá jasně vaše přání urovnat záležitost přátelsky - jednání je v pořádku, na ostatní metody (mediace atd.) je příliš brzy - totéž co výše Tato možnost již není proveditelná!

24 Další mimoprávní prostředky Nedělat nic –Dokládá slabost MSP. –Společnost C již nebude respektovat žádný patent MSP. –Proč vlastně MSP podával přihlášku patentu? –Další konkurenti mohou následovat. Vyvíjení tlaku na dodavatele společnosti C –Stejně jako dříve: tato možnost nemá reálnou šanci na úspěch.

25 Další mimoprávní prostředky Propagační kampaň –Propagace evokující příběh Davida a Goliáše – je vhodné ji vyzkoušet? –Zveřejnit odpověď společnosti C? (Byla však pouze ústní.) –Veřejnost projeví zájem pouze tehdy, „váže-li ji pouto“ k MSP, nikoli tehdy, pokud je předmětem jejího zájmu technologie. –Pokud ano, nabízejí se různé možnosti: proniknout na internetová fóra (žádné vnější náklady) zahájit inzerci (vysoké náklady – pozor: v důsledku pohrůžky hrozí povinnost zaplatit náhradu škody!) informovat možné zákazníky společnosti C (pozor: v důsledku pohrůžky hrozí povinnost zaplatit náhradu škody!) => možnost přicházející v úvahu, která však pravděpodobně nevyřeší problém

26 PříležitostiRizikaLákavá možnost? Varovný dopis - jde o právní nástroj => pokud spol. C neodpoví, pomůže to MSP při žádosti o vydání nařízení předběžného opatření a v řízení pro porušení patentu - spol.C si možná uvědomí, že MSP něco podnikne - spol. C nezmění svůj názor - vyžaduje více času => nařízení předběžného opatření je v ohrožení - společnost C napadne patent okamžitě - společnost C zahájí protiútok jinými prostředky Zahájení řízení pro porušení patentu - porušování patentu ze strany společnosti C se možná podaří zastavit (v dlouhodobé perspektivě) - společnost C možná bude muset zaplatit náhradu škody - společnost C se možná stáhne z trhu (možná již před koncem řízení) Kromě všech již probraných rizik: - zastavení společnosti C trvá příliš dlouho; - společnost C zpomalí řízení, aby MSP finančně vykrvácel [Pamatujte: Přestože poražený platí vše, bude likvidita MSP po dobu roky trvajícího řízení výrazně snížena.] ( )

27 PříležitostiRizikaLákavá možnost? Získání nařízení předběž ného opatření - porušování patentu ze strany spol.C se možná podaří zastavit - společnost C bude brát MSP možná vážně - společnost C má možná vysoké náklady spojené se zastavením výroby a bude tak ochotna vrátit se k jednání - jsou informováni prodejci -společnost C se možná stáhne z trhu - společnost C napadne patent - společnost C vyhlásí MSP totální válku, ze života MSP se tak stane peklo - snížení likvidity MSP (finanční záruka) - pokud MSP případ prohraje, bude možná platit vysokou náhradu škody Poža- davek stíhání - společnost C (tj. její ředitel) může zažít šok, ale projeví ochotu vrátit se k jednání - jde o vyhlášení války - pouze v případě absolutní nutnosti !! Pozor, může-li společnost C MSP zničit !!

28 Možný výsledek MSP … –získá nařízení předběžného opatření a znemožní společnosti C pokračovat ve výrobě. –má určité finanční rezervy, ze kterých může soudu zaplatit záruky. Činnost společnosti C je zastavena … –a společnosti vzniknou vysoké náklady spojené se zastavením výroby. –Vedení společnosti C je do případu poprvé zapojeno a zuří, proč příslušné osoby zastavení výroby vůbec riskovaly. –Společnost C osloví MSP za účelem nalezení rychlého řešení a požádá o licenci. –MSP udělí společnosti C licenci pro masový trh a obdrží licenční poplatky.

29 Případ III: Myslete ve více rozměrech

30 Možné výsledky případu II Soud žádá v souvislosti s vydáním nařízení předběžného opatření o finanční záruku, kterou si MSP nemůže dovolit. Žádost o vydání nařízení předběžného opatření nebyla úspěšná. Společnost C podnikla preventivní kroky. Společnost C obvinila MSP z krádeže myšlenky. Společnost C by mohla zahájit propagační kampaň namířenou proti MSP, kterému by dramaticky poklesly tržby.

31 Nástin případu III Stejná situace jako dříve. Kromě toho: MSP se řídil vaší radou a požádal o vydání nařízení předběžného opatření. Soud žádost zamítl, protože situaci neshledal naléhavou. Konkurenční společnost C „se směje“. Otázka: Co by měl podle vás MSP udělat?

32 Základní problém Všechny přátelské přístupy dopadly neúspěšně. Není pravděpodobné, že nový přístup uspěje. Další žádost o vydání nařízení předběžného opatření bude rovněž neúspěšná (z několika důvodů, mimo jiné na základě principu „ne bis in idem“). Žaloba pro porušení patentu? Prověřte nejdříve likviditu a nákladová rizika!

33 Náklady a trvání řízení O pakování

34 Co? Kdo? Náklady? } Příprava žaloby včetně formulace návrhu žaloby Právník tis. EUR Podání žaloby Soud tis. EUR } Případná další nutná reakce Právník tis. EUR Ústní řízení a jeho příprava Právník tis. EUR Rozhodnutí Celkem : tis. EUR ≈ 1 rok Záměrné zpomalení společností C! Náklady spojené s žalobou pro porušení patentu, první instance Pokud případ prohrajeme + poplatky za právní zastoupení protistrany 5-20 tis. EUR

35 Co? Kdo? Náklady? Prostudování žaloby pro neplatnost a reakce Právník tis. EUR } Případná další nutná podání Právník 5-10 tis. EUR Ústní řízení a jeho příprava Právník tis. EUR Rozhodnutí Celkem : tis. EUR ≈ 1-2 roky Společnost C podá žalobu pro neplatnost Možné zpomalení společností C! Náklady na protiútok: žaloba pro neplatnost Pokud případ prohrajeme + soudní poplatky 5-15 tis. EUR + poplatky za právní zastoupení protistrany 5-20 tis. EUR

36 To ještě není vše! Druhá instance: přinejmenším další jeden rok –V některých zemích trvá mnohem déle. –Často se omezuje na právní otázky. –V závislosti na právním systému: Rozhodnutí soudu první instance již může být vymahatelné. V některých zemích jsou náklady mnohem vyšší. >> Nepřímé náklady, především náklady obětované příležitosti <<

37 Výsledek pro MSP Spol.C Patent MSP porušuje vlastní žaloba? Ne! Příliš nákladná!

38 Možné východisko – najděte další rozměr Spol.C Patent MSP porušuje vlastní žaluje Spol. D, konkurent společnosti C kontaktuje Získá licenci + právo žalovat

39 Podrobný výsledek MSP … –předal případ společnosti D společně se stanoviskem patentových zástupců. –nabídl společnosti D právo žalovat společnost C. –nabídl společnosti D licenci za rozumných podmínek. –Společnost D může dodávat pouze na masový trh. => Situace výhodná pro obě strany –Společnost C je žalována – společnost D je natolik bohatá, že celý soudní spor finančně „přežije“. –Společnost D vydělá peníze prostřednictvím dodávek na masový trh. –MSP obdrží licenční poplatky, tyto finanční prostředky může investovat do vědy a výzkumu.

40 Případ IV: Obrátíme se na soud

41 Nástin případu IV Stejná situace jako dříve, ale… MSP… –má dostatečné finanční prostředky, aby společnost C žaloval sám. –vlastní dva patenty na svoji hlavní technologii: 1.ochrana výrobního postupu 2.ochrana zařízení Otázky: Který patent by měl MSP pro žalobu použít? Jaké nároky by měl MSP prosazovat?

42 Který patent je vhodné pro žalobu použít? Žalobu pro porušení patentu lze opřít o několik patentů. Pokud žalobu opřete o více patentů, zvyšujete své šance na úspěch. Pozor: Možné nákladové riziko Patenty na výrobní postup se obvykle prosazují mnohem obtížněji. => MSP by měl pro žalobu použít oba patenty.

43 Jaké nároky může MSP prosazovat? Práva majitele patentu Nárok na upuštění od porušování patentu (např. soudní příkaz) Nárok na náhradu škody - Nárok na kontrolu - Nárok na zákaz zničení důkazů Nárok na zničení výrobků - Nárok na zveřejnění O pakování

44 Jaké nároky by měl MSP prosazovat? Nárok na upuštění od porušování patentu Nárok na náhradu škody Nárok na kontrolu Nárok na zveřejnění Nárok na zákaz zničení důkazů Nárok na zničení výrobků

45 Možný časový průběh žaloby rozhodnutí o kontrole výrobního závodu rozhodnutí o upuštění od porušování patentu, náhradě škody ve věci samé a o kontrole účetních záznamů rozhodnutí o výši náhrady škody strany předkládají další argumenty s ohledem na výsledky kontroly strany předkládají další argumenty/výpočty s ohledem na výsledky kontroly výkon rozhodnutí

46 Případ V: Společnost C se chce pomstít

47 Nástin případu V Společnost C … –prohrála žalobu pro porušení patentu. –Vedení společnosti C chce „vidět krev“. –žaluje MSP pro porušení jiného patentu. MSP… –chráněný vynález opravdu využívá, ale… Jednal o něm s potenciálními zákazníky již před datem podání přihlášky / datem priority patentu. Otázky: Co může MSP udělat?

48 Kritéria porušení patentu 1.Příslušný patent je dosud platný. 2.Výrobek musí spadat do rozsahu ochrany poskytované patentem. 3.MSP nemá povolení k užívání vynálezu. 4.Užívání má formu komerční aktivity. O pakování

49 Nezapleťte se do problému Platnost patentu: Ověření platnosti –Novost –Tvůrčí úroveň –Formální náležitosti Novost? NE!  Předchozí veřejné užívání!  Ale: problém s důkazem Výrobek spadá do dosahu patentu: ANO! (soudě podle případu, zde asi není o čem diskutovat) Povolení: Povoleno smluvně majitelem patentu (např. licence): NE! Povoleno zákonem: ANO!  Právo předchozího užívání Šance MSP

50 Povolení na základě předchozího užívání: Pojem a účel –Obrana pro někoho, kdo užíval vynález, aby mohl v jeho užívání pokračovat, i když jej mezitím nechala patentem chránit jiná osoba. –Jde pouze o obranu, nikoli o prostředek k napadení patentu. –Zajistí spravedlnost pro předchozí uživatele. Podmínky užívání –Někdy stačí pouhé vlastnictví vynálezu. –Obvykle se vyžaduje skutečné užívání nebo vážné přípravy. –K předchozímu užívání musí docházet na území příslušné země. –Právo předchozího užívání se vztahuje pouze na konkrétní užívání, ke kterému docházelo dříve. Povolení : Povoleno smluvně majitelem patentu (např. licence): NE! Povoleno zákonem: ANO!  Právo předchozího užívání

51 Problém: Důkazní břemeno Na MSP leží důkazní břemeno. V některých zemích postačí „důkaz prima facie“. MSP musí (uspokojivě) prokázat, že vynález užíval. –Dokumentace, pokud je ještě k dispozici (např. interní komunikace, návrhy, záznamy v laboratorním deníku atd.). –Přísežná prohlášení příslušných zaměstnanců MSP potvrzující takové užívání, případně vyžádání těchto zaměstnanců jako svědků. –Možná došlo ke kontaktu se třetí stranou, např. se zákazníkem => přísežné prohlášení třetí strany. Povolení : Povoleno smluvně majitelem patentu (např. licence): NE! Povoleno zákonem: ANO!  Právo předchozího užívání

52 Obecná doporučení  Veďte podrobné záznamy aktivit v oblasti výzkumu a vývoje.  Veďte podrobné záznamy o tom, co bylo předvedeno na veletrzích a při jiných příležitostech (fotografie, poznámky atd.).  Opatřete písemnosti datem – může to být velmi důležité. Pozor v USA: Interní dokumentace vás může poškodit v řízení pro porušení patentu během postupu „zpřístupnění záznamů“! Povolení : Povoleno smluvně majitelem patentu (např. licence): NE! Povoleno zákonem: ANO!  Právo předchozího užívání

53 Nezapleťte se do problému Platnost patentu: Ověření platnosti –Novost –Tvůrčí úroveň –Formální náležitosti Novost? NE!  Předchozí veřejné užívání!  Ale: problém s důkazem Výrobek spadá do dosahu patentu: ANO! (soudě podle případu, zde asi není o čem diskutovat) Povolení: Povoleno smluvně majitelem patentu (např. licence): NE! Povoleno zákonem: ANO!  Právo předchozího užívání Šance MSP

54 Nedostatek novosti z důvodu předchozího veřejného užívání Vynález není k příslušnému datu nový, pokud byl veřejnosti zpřístupněn prostřednictvím: –písemného či ústního vylíčení popisu vynálezu, nebo –předchozího veřejného užívání kdekoli, kdykoli, v jakémkoli jazyce. Vynález mohl vidět každý, tj. přístup k němu nebyl omezen. Chráněný vynález byl veřejnosti zřejmý z užívání. Platnost patentu: Ověření platnosti Novost Tvůrčí úroveň Formální náležitosti Novost? NE!  Předchozí veřejné užívání!  Ale: problém s důkazem

55 Problém: Důkazní břemeno Stejný problém, o jakém se již hovořilo.  Veďte podrobné záznamy aktivit v oblasti výzkumu a vývoje.  Veďte podrobné záznamy o tom, co bylo předvedeno na veletrzích a při jiných příležitostech (fotografie, poznámky atd.).  Opatřete písemnosti datem – může to být velmi důležité.  Uveďte aspekty týkající se veřejné dostupnosti. Pozor v USA: Interní dokumentace vás může poškodit v řízení pro porušení patentu během postupu „zpřístupnění záznamů“! Platnost patentu: Ověření platnosti Novost Tvůrčí úroveň Formální náležitosti Novost? NE!  Předchozí veřejné užívání!  Ale: problém s důkazem

56 Konkrétní právní systém: USA Dosud: země uplatňující princip prvního přihlašovatele USA: princip prvního vynálezce => Právo na patent má osoba, která vytvořila vynález jako první. => MSP musí předložit důkaz (stejně jako v případě předchozího užívání). => Společnost C by mohla o patent přijít a MSP by jej mohl získat!

57 Možný výsledek MSP … –vyhraje žalobu pro neplatnost / je úspěšný při obraně na základě nedostatku novosti.  Patent je zrušen.  Řízení pro porušení patentu je zamítnuto jako nepřípustné.*)  MSP obdrží náhradu nákladů.  Jste poctěni titulem „nejlepší poradce MSP“ a obdržíte kuličkové pero podepsané ředitelem MSP. Společnost C má hrůzu z taktických a právních kroků MSP a… –nebude MSP už nikdy žalovat. *) I když žaloba pro neplatnost nebude úspěšná, protože předchozí užívání se považuje za neveřejné, nebude úspěšná ani žaloba pro porušení patentu, a to z důvodu práva předchozího užívání.

58 - Štastný konec -

59 Děkuji za pozornost. Více než 50 vyučovacích hodin materiálu, případové studie, cvičení, odkazy a mnohé další naleznete na adrese


Stáhnout ppt "ip4inno – modul 5B Seminář na téma prosazování patentů 5 případových studií Jméno přednášejícíhoMísto a datum."

Podobné prezentace


Reklamy Google