VaV pro praxi: ochrana výsledků VaV, licencování patentů a know-how a podpora spolupráce s průmyslem, komunikace výsledků VaV a motivace k zapojení do VaV činnosti, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/ Průmyslově právní strategie RNDr. Kateřina Hartvichová, Inventia s.r.o. Ing. Radek Žilka, VTP UP 25. března 2010

Patent Patent = smlouva mezi vynálezcem a společností (státem) -> teritorialita Práva z patentu –výlučné právo užívat předmět patentu (nejsou- li porušována práva třetích osob) –právo zakázat prodej, výrobu, dovoz atd. předmětu patentu všem třetím osobám –omezení práv: právo předchozího uživatele, vyčerpání práv, zákonná licence

Užitný vzor „malý patent“ kratší doba platnosti (UV 6-10 let, PAT 20 let) rychlejší registrace neprovádí se průzkum podmínek chranitelnosti prakticky neharmonizované na mezinárodní úrovni

Fakt, že každý komerční subjekt je automaticky pasivním uživatelem systému duševního vlastnictví („Nikdo nesmí bez souhlasu majitele patentu uvádět na trh, prodávat...“) by měl tyto subjekty vést ke snaze stát se aktivními uživateli.

Proč tedy přihlašovat patenty/UV? pro ochranu vlastních výrobků a technologií pro udržení freedom-to-operate jako zdroj nevýrobních příjmů z licencí jako „měnu“ pro cross-licensing pro zlepšení pozice podniku v daném oboru jako vstupní vklad do patent poolu pro komplexní produkty/technologie blokační patenty

Patenty a jiné předměty průmyslového vlastnictví jsou v současné době samy o sobě obchodovanými produkty  patent pools  patent auctions  non-producing entities (pooling agents)  non-producing entities (patent trolls)

Obchodní tajemství Nepodléhá registraci par. 17 z. 531/1991 Sb. (obchodní zákoník): obchodní tajemství tvoří veškeré skutečnosti obchodní, výrobní či technické povahy související s podnikem, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální hodnotu, nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné, mají být podle vůle podnikatele utajeny a podnikatel odpovídajícím způsobem jejich utajení zajišťuje.

Kdy chránit vynálezy obchodním tajemstvím (know-how) dokážu-li dodržet utajení není-li z konečného výrobku možné seznat podstatu řešení předpokládám-li, že konkurence nepřijde rychle na stejné řešení nechystám-li se řešení široce licencovat

Jak chránit vynálezy obchodním tajemstvím (know-how) vytvořit vnitřní předpis zajišťující utajení - jasná pravidla nakládání s dokumentací omezit a jasně vymezit okruh osob s přístupem k dokumentaci pro některá řešení a/nebo některé majitele řešení naprosto nevhodné

Jak přihlašovat vynálezy k patentové ochraně

Jak zachycovat vytvořené vynálezy –informovanost zaměstnanců o IP –motivace zaměstnanců informovat o vytvořených vynálezech –směrnice o nakládání s informacemi –přiřazení zodpovědnosti za IP –přizpůsobit IP strategii i pracovní smlouvy (zaměstnanecké vynálezy)

Rozhodnutí o ochraně vynálezu na základě kvalitní rešerše na stav techniky s ohledem na oblast techniky a úroveň vynálezu –rychlý inovační cyklus – obch.tajemství, případně užitný vzor –velmi inovativní vynález – patentová ochrana v mnoha zemích, uvažovat o licencování

Příprava přihlášky patentu/UV nadefinovat co přesně má být chráněno – dostatečně široký rozsah, ale zároveň nadefinovat, která část vynálezu je nejdůležitější identifikovat přínos a výhody vynálezu proti stavu techniky připravit příklady provedení vynálezu a důkazy přínosů a výhod zajistit si práva k vynálezu

Prioritní česká přihláška Evropská přihláška Japonská přihláška PCT přihláška US přihláška US patent Slovenský Patent Francouzský patent Evropský patent Japonský patent Německý patent Polský patent Český patent

IP strategie a komercializace vynálezů

Základní IP strategie Vytvoření nového technického řešení Zjištění hodnoty řešení (sníží náklady? zvýší zisky?), další vývoj a ověřování řešení Rozhodování o ochraně (patent, obchodní tajemství,...) a jejím rozsahu Získávání hodnoty – komercializace Vyhodnocení – ekonomický přínos či alespoň poučení

Ochrana produktů a technologií zahrnuje více než jen patenty/UV: –vzhled produktu – průmyslový vzor, 3D ochranná známka, autorská práva –označení produktu a propagace – ochranná známka, slogan, autorská práva

Komercializace = získávání hodnoty vynálezu vlastní výroba licencování start-up, spin-off

Vyhledávání partnera pro komercializaci nabídka technologie (non-confidential) dodání informací a dokumentace pod smlouvou o utajení testování a projednávání podmínek smlouva o spolupráci na vývoji, licenční smlouva, založení společného podniku

Licence

Proč uzavírat licenci navázání vztahů předcházení sporům (licence možná tolik nevydělá, ale může mnoho ušetřit) získání kompetitivní výhody zisk z licenčních poplatků

Vhodný vynález pro licencování poskytne freedom to operate není možné jej snadno obejít jeho využití přinese konkurenční výhodu majitel vynálezu je ochoten licenci poskytnout je chráněn, tj. poskytne monopol

Vynálezy z výzkumných institucí vs. Vynálezy z podniků Převratná řešení vs. Vylepšení stávajících řešení Vědecký zájem vs. Ekonomická hlediska Počáteční stadium vs. Řešení připravené pro výrobu Snadná dostupnost k licencování vs. Konkurence

Zásadní body jednání teritoriální rozsah licence časový rozsah licence stupeň monopolizace (výlučná, nevýlučná licence) cena licence další ujednání (např. podpora dalšího výzkumu, požadavek užívat ochrannou známku apod.)

Licence či společný vývoj technického řešení a následná licence jsou dlouhodobé vztahy – vydrží pouze tehdy, jestliže se jedná o WIN-WIN situaci. Licence či společný vývoj technického řešení a následná licence jsou dlouhodobé vztahy – vydrží pouze tehdy, jestliže se jedná o WIN-WIN situaci.

Cena licence

Due diligence poznat silné a slabé stránky svého vynálezu připravit se na pravděpodobné dotazy a námitky druhé strany mít jasnou představu, co chci a za jakou hranici nepůjdu vědět, co můžu zaručit a co už ne úzce spolupracovat s původci vynálezu na přípravě

Due diligence II Zjistit, kdo je druhá strana a jaký má mandát k jednání Poznat silné a slabé stránky druhé strany Seznámit se s konkurenčními řešeními (a jejich nevýhodami) Počítat s odlišnými kulturními, jazykovými a právními zvyklostmi

Několik tipů... předvídat možnost dalšího zlepšení licencovaného vynálezu a stanovit postup jednání o tomto zlepšení ve smlouvě sjednat stav po ukončení smlouvy se zahraničním partnerem sjednat rozhodné právo po uzavření smlouvy plnit své závazky prokazatelným způsobem informovat zaměstnance o jejich povinnostech plynoucích ze smlouvy

Spolupráce na výzkumu a IP

Pravidlo číslo 1 Je nezbytné, aby obě/všechny strany vstupovaly do spolupráce s jasnou představou: co od spolupráce očekávají ony samy i jejich partneři co se bude dít s výsledkem spolupráce. Před započetím spolupráce musí být tyto představy projednány, sladěny a zaznamenány, nejlépe v podobě písemné smlouvy.

Smlouva o spolupráci má stanovit: Kdo bude majitelem (chranitelných) výsledků vzniklých z dané spolupráce Kdo bude rozhodovat o přihlašování vynálezů Kdo bude platit patentovou ochranu Kdo bude komercializovat vědecké výsledky (výroba, licensing out) Jak se budou strany dělit o příjmy z komercializace

Spolupráce mezi výzkumnými pracovišti - zkušenosti  převažuje vědecký zájem  důraz na publikace  nepromyšlené komerční přístupy – horší komerční výsledky  nezbytná dohoda o patentování, provádění komercializace a sladění publikačního a komerčního zájmu, pověření konkrétní osoby, která bude zodpovídat za komercializaci

Spolupráce výzkumného pracoviště s podnikem - zkušenosti  podnik podmiňuje spolupráci vlastním využitím společně dosažených vědeckých výsledků a vlastní komercializací  svoboda publikací podřízena výrobním a komerčním zájmům – podnik by si měl vymínit nahlédnutí a souhlas s jakoukoliv připravovanou publikací  již ve smlouvě o spolupráci nutno sjednat základní podmínky licenční smlouvy

Spolumajitelství patentu/UV každý ze spolumajitelů může využívat předmět patentu bez souhlasu ostatních spolumajitelů s udělením licence musí souhlasit všichni spolumajitelé  v některých zemích odlišné (US – každý spolumajitel může vše, JAP – žádný spolumajitel nemůže sám nic)

Kateřina Hartvichová Radek Žilka Děkujeme za pozornost.