Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Společnost patentových a známkových zástupců Licenční poradenství KOMERCIALIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Postup při vyjednávání a nejdůležitější smluvní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Společnost patentových a známkových zástupců Licenční poradenství KOMERCIALIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Postup při vyjednávání a nejdůležitější smluvní."— Transkript prezentace:

1 Společnost patentových a známkových zástupců Licenční poradenství KOMERCIALIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Postup při vyjednávání a nejdůležitější smluvní podmínky Ingrid Beránková Ambruzová LL.M Hradec Králové

2  Možné způsoby ochrany a komercializace průmyslového vlastnictví  Od vzniku vynálezu po uzavření smlouvy s komerčním partnerem – rámcový postup, rozbor jednotlivých fází, vhodné dokumenty  Modely komercializace průmyslového vlastnictví  Licenční smlouva  Nejčastější úskalí při komercializaci Obsah semináře

3 Komercializace duševního vlastnictví Hledání obchodního partnera Ochrana duševního vlastnictví

4 Vynález Patent Český Patent Evropský Patent Mezinárodní patentová přihláška (PCT) Zahraniční patenty Užitný vzor Český užitný vzor Zahraniční užitné vzory IP a možnosti jeho ochrany

5 Loga a tvary Ochranná známka Česká národní OZKomunitární OZMezinárodní OZ (WIPO)Zahraniční národní OZ Design Český průmyslový vzorKomunitární průmyslový vzorZahraniční průmyslové vzoryMezinárodní průmyslový vzor IP a možnosti jeho ochrany

6 Rámcový postup při komercializaci Vytvoření vynálezu Volba vhodné ochrany Hledání obchodního partnera Jednání s potenciálním zájemcem Ujasnění formy spolupráce Dohoda o utajení Term-sheet Letter of Intent Term-sheet Letter of Intent Sjednávání vlastní smlouvy

7 About Us Volba vhodné ochrany Vzkaz světu: ceníme si našeho IP a věříme v něj! Silnější pozice při vyjednávání Snazší identifikace komercializovaného IP Minimalizace rizika zneužití Náklady na přihlášení a udržování ochrany Teritoriální rozsah Načasování komercializace (komercializace v průběhu přihlašování IP k ochraně)

8 Patent Attorney Services  Vlastními silami, zejm. vědci na mezinárodních konferencích – důležitá počáteční fáze, výhoda osobních kontaktů (jen do určité fáze!)  Prostřednictvím zprostředkovatele  Výběr zprostředkovatele – znalost oboru, zkušenosti, kontakty, orientace na konkrétní trhy  Úprava vztahu se zprostředkovatelem - rozsah činnosti, rozsah jednání zprostředkovatele, důvěrnost  Zprostředkovatelská a mandátní smlouva – náležitosti, vhodná ustanovení  Zprostředkovatelská činnost – průzkumy trhu, vyhledávání firem aktivních v oboru (seznam cílů), oslovování potenciálních zájemců a komunikace s nimi Hledání obchodního partnera 1/2

9 Hledání obchodního partnera 2/2  Oslovování potenciálních zájemců o nabízené IP  Omezený rozsah informací o vynálezu pro prvotní informaci  Nabídkový dopis – účel, struktura, informace o nabízeném předmětu (x důvěrnost), možné formy spolupráce, rámcově očekávaná úplata (nikoliv konkrétní částky!)  Osobní jednání v dalších fázích  Ochrana důvěrných informací (násl. slide)  Vyjednávací týmy

10 Jednání s potenciálním zájemcem  Nutnost zodpovědného chování v každé fázi jednání!  Strategické jednání – účastnící a jejich počet, koordinace jednotného postupu, mluvčí, telekonference a ová komunikace  Předsmluvní odpovědnost  Ochrana důvěrných informací - rozlišení informací vhodných ke zpřístupnění v různých fázích jednání (nabídka, úvodní jednání, podrobné jednání,…)

11  Předchází podrobnějším jednáním, při kterých jsou sdělovány důvěrné a utajované informace  Důležitý prvek ochrany původců vynálezu a majitele průmyslových práv  Kontrola rozsahu poskytovaných informací  Kontrola rozsahu dovoleného nakládání s poskytovanými informacemi  Funkce „pojistky“ proti zneužití důvěrných informací (?) Dohoda o utajení (CDA) 1/2

12 Dohoda o utajení (CDA) 2/2  Identifikace stran (poskytovatel a příjemce) – třetí osoby účastnící se jednání!  Často podceňovaná preambule – vymezení předmětu, shrnutí stavu dosavadních jednání, zájmů stran, důvod pro uzavření CDA, účel poskytnutí informací, očekávaný konečný výsledek  Definice důvěrných informací (abstraktní, konkrétní, pozitivní, negativní)  Účel poskytnutí informací  Povolený způsob využití informací, nakládání s nimi, zabezpečení  Povinnost utajovat a zákaz prozradit informace  Odpovědnost příjemce za porušení závazku + problematika třetích osob  Sankce  Doba trvání závazku mlčenlivosti

13 Ujasnění formy spolupráce  Ideální forma spolupráce (?) – odlišné pohledy stran  Licencování IP  Společný výzkum a vývoj – rámcová spolupráce, Material Transfer Agreement, Research Project, konkrétní spolupráce na projektu, opce na testování, opce na licenci  Převod práv k IP  Sjednávání úplaty – licenční poplatky, milestone payments, hrazení nákladů na patentovou ochranu  Přístup komerčního partnera k budoucím výsledkům výzkumu  Grant-back license – akademický výzkum, výuku, publikování

14 Podpůrné (mezitímní) dokumenty při vyjednávání o komercializaci  Zjednodušená forma – identifikace předmětu, seznam základních podmínek spolupráce  Podklad pro vytváření návrhu vlastní komercializační smlouvy  Různé podoby: Letter of Intent (binding, non-binding), Term Sheet, smlouva o smlouvě budoucí  I když máme odsouhlasené základní podmínky spolupráce, vyjednávání ještě nekončí – nepodcenit důležitost vlastní komercializační smlouvy a jejího obsahu!

15 Sjednávání vlastní smlouvy 1/2  Vytváření, připomínkování a komentování návrhů smluv a vzájemných protinávrhů  Včasnost vyjádření výhrad k návrhům  Domněnky a výklad návrhů  Telekonference – vysvětlit, přesvědčit, „přemluvit“  Jednání s rozmyslem a po důkladném uvážení – není nutné se hned vyjadřovat k předloženým návrhům  Strategické jednání – účastníci a jejich počet, koordinace jednotného postupu, mluvčí, telekonference a ová komunikace

16 Sjednávání vlastní smlouvy 2/2  Obsah smlouvy podle typu spolupráce  Identifikace předmětu smlouvy  Existující IP stran (backround IP), nově vznikající IP (foreground IP), práva k nim  Přístup komerčního partnera k budoucím výsledkům výzkumu  Sjednávání úplaty – licenční poplatky, milestone payments, hrazení nákladů na patentovou ochranu, příspěvky na výzkum a vývoj, poplatky za vzorky látek k testování, …  Časové rozvržení plateb  Grant-back license – akademický výzkum, výuka, publikační činnost

17 Licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví  Majitel nehmotného statku (průmyslového práva, know-how, obchodního tajemství) poskytuje nabyvateli oprávnění vykonávat práva k tomuto statku (nebo jeho části) v určitém rozsahu, určitým způsobem a za určitou úplatu  Licenční smlouvou nedochází k převodu práva, poskytovatel zůstává majitelem nehmotného statku a pouze dává jiné osobě oprávnění, aby realizovala část práv jinak patřících výlučně majiteli  Upravena v ust. § 508 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku (popř. ust. § 269 odst. 2 ObchZ – konw-how), od § 2358 (nového) občanského zákoníku

18

19  Kdo?  Co?  Za jakou cenu?  Na jak dlouhou dobu?  Na jakém území? Náležitosti licenční smlouvy  Výhradnost  Utajení  Písemná forma  Oprávnění k podlicenci  Odpovědnost poskytovatele za faktické a právní vady… Kogentní (povinná) ustanovení Dispozitivní (nepovinná) ustanovení

20  Terminologie ObchZ = poskytovatel a nabyvatel  Přesné určení a označení smluvních stran  Kdo je oprávněn jednat jménem společnosti / instituce Statutární orgán – jednatel (s.r.o.), představenstvo (a.s.), ředitel (v.v.i.), rektor (v.v.š.) Osoba zmocněná v rámci provozování podniku – prokurista, vedoucí zaměstnanec (zejm. velké společnosti Zástupce na základě plné moci Identifikace smluvních stran

21 Předmět licenční smlouvy Registrované nehmotné statky (ust. § 508 ObchZ) - patent, užitný vzor, průmyslový vzor, ochranná známka, topografie … Registrované nehmotné statky (ust. § 508 ObchZ) - patent, užitný vzor, průmyslový vzor, ochranná známka, topografie … Neregistrované nehmotné statky (ust. § 269 odst. 2 ObchZ) - obchodní tajemství, know-how, výrobní postup … Neregistrované nehmotné statky (ust. § 269 odst. 2 ObchZ) - obchodní tajemství, know-how, výrobní postup …  Poskytovatel opravňuje nabyvatele k výkonu určitých práv z určitého průmyslového vlastnictví  Nabyvatel se zavazuje na oplátku poskytnout poskytovateli úplatu nebo jinou majetkovou hodnotu  Přesné, podrobné a vyčerpávající vymezení práv z průmyslového vlastnictví, na která se licence vztahuje, je nutností

22 Cena licence  Smluvně stanovená určitá úplata nebo jiná majetková hodnota  Licenční poplatky = royalties  Příjmy ze sublicence  Jiná majetková hodnota (např. dodání určitého počtu výrobků, výsledků testů, apod.)  Výše úplaty reflektuje jedinečnost vynálezu (existence alternativ), jeho využitelnost, charakter daného oboru, exkluzivitu, územní rozsah, vývojové náklady, pravděpodobný rozsah využití,…  Načasování plateb (milestone payments, fáze klinického testování, fáze patentového řízení, první uvedení na trh) Fixní poplatek (jednorázový, průběžný) Určení způsobu vypočtení poplatku (% ze zisku/čistých prodejů)

23  Dispozitivní, ale velmi podstatné ustanovení!  Smlouva na dobu určitou a neurčitou  Možnost smluvně upravit délku výpovědní lhůty a počátek jejího běhu  Podle doby trvání smlouvy zohlednit délku závazku mlčenlivosti  Délka trvání smlouvy vždy závisí na maximální době ochrany konkrétního průmyslového práva Doba trvání licence

24  Na jakém území je nabyvatel licence oprávněn vykonávat práva k licencovanému IP?  Musí být sjednán ve smlouvě  Ovlivněn územním rozsahem ochrany práva z průmyslového vlastnictví (patentu)  Povinnost poskytovatele udržovat právo v platnosti na tomto území Územní rozsah licence

25 Výhradnost / nevýhradnost licence Výhradní licence  Licenční oprávnění získává pouze jeden nabyvatel  Nemožnost poskytnout stejné oprávnění ve stejném rozsahu a pro stejné území dalším zájemcům  Poskytovatel sám se musí zdržet výkonu práv v rozsahu licence  Riziko porušení antimonopolních předpisů! Sólová licence  Poskytovatel nemůže poskytnout licenční oprávnění dalšímu zájemci  Poskytovatel sám může práva dál vykonávat ve plném rozsahu Nevýhradní licence  Neomezuje poskytovatele v možnosti poskytnout stejné oprávnění ve stejném rozsahu a pro stejné území i dalším zájemcům  Poskytovatel sám může vykonávat práva ve celém rozsahu Exkluzivní licence  Poskytuje se pouze jednomu nabyvateli, kterému tak vzniká exkluzivní postavení na trhu  Riziko porušení antimonopolních předpisů!  V praxi se spíše používá jako synonymum pro výhradní licenci

26 Ochrana důvěrných informací  Zákonná povinnost nabyvatele utajovat poskytnuté podklady a informace, pokud ze smlouvy nevyplývá, že poskytovatel o takové utajování nemá zájem (ust. § 513 ObchZ)  Návaznost na CDA před uzavřením licenční smlouvy  Definice důvěrných informací  Vymezení rozsahu povoleného a zakázaného užití důvěrných informací  Porušení mlčenlivosti jako hrubé porušení licenční smlouvy  Sankce!

27 Oprávnění poskytnout sublicenci  Oprávnění přenechat výkon licencovaného práva třetím osobám musí být výslovně dohodnuto ve smlouvě  Sublicence nepřesahuje rámec oprávnění poskytnutých původní licencí  Souhlas poskytovatele s podmínkami sublicence  Odpovědnost nabyvatele za porušení mlčenlivosti třetí stranou, které nabyvatel poskytl sublicenci (povinnost zavázat nabyvatele sublicence mlčenlivostí)  Přechod práv ze sublicence na poskytovatele při ukončení licenční smlouvy

28  Zápis licenční smlouvy do příslušného rejstříku  Účinnost licenční smlouvy vůči třetím osobám nastává až zápisem do příslušného rejstříku  Povinnost poskytovatele udržovat platnost práva k licencovanému průmyslovému vlastnictví  Povinnost poskytovatele poskytnout nabyvateli veškeré podklady a informace potřebné k výkonu licence – vhodné definovat ve smlouvě  Povinnost nabyvatele vykonávat licencovaná práva pokud trvání práva závisí na jeho výkonu  Povinnost nabyvatele oznámit poskytovateli porušení / omezení výkonu práva jinou osobou Další povinnosti stran

29 Nejčastější úskalí při komercializaci  Předuveřejnění vynálezu  Dřívější poskytnutí práv ke stejnému vynálezu  Účast na příbuzném nebo překrývajícím se projektu s jiným komerčním partnerem  Grantové projekty a jejich vliv na komercializaci  Volba rozhodného práva a volba soudu  Grant-back license  Research license a research exemption

30 Děkuji za vaši pozornost! Ingrid Beránková Ambruzová, LL.M. INVENTIA s.r.o. Na Bělidle Prague 5 Czech Republic Tel Fax:


Stáhnout ppt "Společnost patentových a známkových zástupců Licenční poradenství KOMERCIALIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Postup při vyjednávání a nejdůležitější smluvní."

Podobné prezentace


Reklamy Google